【TiPLab专利法重要条款研究系列】关于专利法第26条第4款中清楚和支持的解读
TiPLab 盖世小卷毛
2020-11-25

A26.4是无效和诉讼程序中的有利武器,通过该法条可迫使专利权人对其权利的边界作出明确的解释,本文将结合案例讨论该法条中关于“以说明书为依据”和“清楚”的认定。

专利法第26条第4款规定,权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。如果将该法条细分,则可以看出其包含了三个方面,①权利要求书限定要求专利保护的范围,②权利要求书应当以说明书为依据,③权利要求书应当清楚、简要

其中,第①、②点与专利法第59条第1款是相呼应的,宗旨都是专利的保护范围以权利要求书为主,说明书和附图解释权利要求。而第③点中,对于“简要”的规定,基于表述方式不同,只要不影响“清楚”即可,鲜有以“不简要”作为驳回或无效的理由,因此重点还在于“清楚”两字。

因此,本文将以“以说明书为依据”以及“清楚”这两个角度出发来分析该法条。

清楚

保护类型清楚

权利要求的类型包括产品权利要求和方法权利要求,因此,一项权利要求应当明确其保护类型,无论是主题、前序还是特征部分,都应当明确其所要保护的是产品还是方法。例如,如果一项权利要求的主题是一种治具,其特征部分包含的却全是该治具的使用方法,那么这样的权利要求保护类型就是不清楚的。

保护范围清楚

保护范围清楚离不开保护范围的确定,保护范围的确定往往是诉讼中的一大争议点,其关乎涉案专利是否能够覆盖侵权产品。那么权利要求的保护范围该如何确定,当权利要求中存在明显错误,是直接认定不清楚还是存在挽救余地,而如果我们在权利要求中概括了较大的范围,我们实际能保护的范围是否就是权利要求中所描述的那么大呢?

权利要求是由各技术特征组成的,技术特征又通过各种名词、动词等术语来描述。根据审查指南中的相关规定,当权利要求的用语属于所属领域普遍认同的惯用技术术语时,应当按照其一般惯用的含义理解权利要求,除非这一含义明显导致权利要求的技术方案在技术上不合逻辑或者没有意义。而如果权利要求的用语没有惯用含义,则应当结合说明书中对技术方案所对应的技术问题和技术效果的描述,客观确定该用词的技术含义

如果权利要求中的用语存在明显错误,若明显错误能从说明书和附图中唯一、合理确定其正确含义的,则允许修改或根据正确含义确定保护范围。而如果明显错误不能唯一、合理确定其正确含义的,则该权利要求不清楚

另外,在权利要求保护范围的认定中,通常在授权和确权阶段遵从“最大合理解释”,而在侵权诉讼阶段中则普遍遵从“普通字面解释”。其背后的原因主要在于,在授权和确权阶段,专利权人有机会修改权利要求,根据“最大合理解释原则”可以使该保护范围覆盖更多的对比文件,以促使专利权(申请)人修改权利要求至合适范围。而在侵权诉讼阶段,专利权人修改权利要求的机会较小,此时根据“公开换取保护”的专利法宗旨,将权利要求的范围理解为与其所做的技术贡献相匹配。

是否缺少必要技术特征

必要技术特征是为了解决技术问题所必不可缺的特征,其中的技术问题,即为发明人在说明书中声称要解决的技术问题。

有时,一些专利工作者在撰写权项时为了争取更大的保护范围,撰写了较大范围的主权项,但在撰写说明书中所要解决的技术问题以及对应的技术效果时,却疏忽了与主权项的对应关系,导致主权项对应的技术方案并不能解决其在说明书中声称要解决的技术问题,这种错误是应当需要避免的。

另外,当说明书中记载了可以解决多个技术问题时,主权项只要可以解决其中声称的一个问题即可

以说明书为依据

审查指南中记载:权利要求书应当以说明书为依据,是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的方案,并且不得超出说明书公开的范围。

其中,“说明书充分公开的内容”指的是说明书记载的内容,以及从记载的内容中概括得出的内容。“说明书记载的内容”包括说明书中文字记载的内容,以及根据文字记载和附图可以直接毫无疑义确定的内容

因此,“以说明书为依据”事实上就是公开换取保护的立法原则的体现,即所要求保护的内容应当与对公众所作出的贡献相一致

美国的专利法历史悠久,在美国专利法的立法初期,并没有“claims”一说,申请人把自己的发明创造记载在一长篇大论中提交,久而久之发现这样无法明确申请人到底要保护的是什么,于是便有了“claims”。

我国的立法相对较晚,在立法时便有了“权利要求书”,而事实上“权利要求书”中的权利要求即是对说明书中技术方案的概括。所谓“概括”,即是对大段文字中精髓的提炼,其中必然地会舍弃一些信息,如果把这样的概括想象成一种金字塔结构,我们的权项中所上位概括的技术方案与说明书中最底层的实施方式之间最理想的状态就是如金字塔般地逐渐过渡,而不是从顶部一个小小的尖角直接断层到了底部具体的大段方案中

下面我们通过两个案例来学习探讨“以说明书为依据”在实践中的标准。

#案例 ## 案例1 ZL200920189941.9(简称419专利)为一种分体式自容式电液执行器,其背景技术中记载了集成式自容式电液执行器本身供油系统是由一个电机、一个油泵、一个单项阀等组成,单泵供油系统结构简单,但可靠性低,一旦电机、油泵出现故障,只能停机检修,直接影响机组运行。

419专利就是为了解决上述技术问题,其权利要求1的内容如下:

1.一种分体式自容式电液执行器,其特征是:它由独立的油源和独立的电液执行机构两部分组成,油源系统还包括一个蓄能器,油路集成块、双冗余电机泵组、双冗余供油液压回路、双冗余过滤器、冲油电磁阀、冗余单向阀,油源系统将上述元件集成为一个整体,对电液执行机构供油,油源对外只有压油、回油两个油口,油源和电液执行机构中间只需用两根液压管路连接;电液执行机构包括电液转换器、LVDT位移变送器、油路集成块、伺服油缸、插装阀、液控单向阀,它将上述液压元件集成在一个整体。

但在其说明书和附图当中记载的实施例是电机泵组、供油液压回路、过滤器和单向阀均为一套使用一套备用,即单冗余

对此,无效方认为权1方案中的电机泵组、供油液压回路、以及过滤器均为双冗余,而说明书中均为单冗余,因此权1得不到说明书支持

复审委认为,判断权利要求是否以说明书为依据应当基于本领域技术人员的能力和知识水平来进行判断,如果本领域技术人员能够判断出说明书的实施方式的等同替代方式和明显变型方式都具备相同的性能和用途,则应当允许将权利要求的范围进行适当概括。虽然本专利说明书中仅记载了一套备用、一套使用的冗余方式,但是本领域技术人员可以想到采用多套冗余也同样能够达到相同的功能和效果。因此,本专利权利要求1中记载的“双冗余电机泵组”、“双冗余供油液压回路”、和“双冗余过滤器”能够得到说明书的支持,符合专利法第26条第4款的规定。

案例2

ZL200610059990.1(简称901专利)为一种灯丝加热的方法,其背景技术中记载了现有技术中的可调光灯在借助于调光器调光的过程中会出现放电电流的减少,而电流的减少降低了灯丝的加热,需要在外部进行附加加热,为此就需要根据要驱动的灯的数量研发特有的镇流器。901专利即欲解决如何不依赖于灯的数量而低消耗地对灯丝进行附加加热的技术问题

419专利的原权利要求1

1.用于调节和控制灯、特别是荧光灯的灯丝加热的方法,该方法具有以下步骤: a)检测至少一个布置在调节回路中的第一灯丝(W1)的工作参数; b)根据所检测的工作参数确定调节量(SG); c)根据所述调节量(SG)调节所述第一灯丝(W1)并控制布置在所述调节回路外面的至少第二灯丝(W2-Wn)。

图1
图1

其说明书实施例中记载如下:
在图1中示出第一灯丝W1,该灯丝用于加热在本实施例中被构造为荧光灯L1的灯。灯丝W1以第一端与荧光灯L1电连接。此外,第一灯丝W1以第二端与第一调节元件S1电连接。在图1中还示出检测元件E。检测元件E在该实施例中这样构成,使得可以检测第一灯丝W1的工作参数。检测元件E与加热调节器H电连接。此外,加热调节器H在该实施例中与调节元件S1电连接。在依据图1的实施例中,调节回路由作为主要元件的第一灯丝W1、检测元件E、加热调节器H和第一调节元件S1构成。

原实审部门认为,说明书中仅仅给出了根据检测的加热功率确定得到的调节量并根据该调节量来调节第一灯丝的情况,而目前的权利要求中的描述概括了调节第一灯丝的所有情况,即使用任何工作参数来确定调节量对灯丝进行调节,概括了一个较宽的保护范围,本领域技术人员无法确定该描述所包括的其他方式也可以解决该技术问题,因此该权利要求得不到说明书的支持,因而予以驳回。

对此,复审委支持原审查部门的决定,认为:为了解决本申请提出的技术问题,虽然工作参数可以具有多种类型,例如加热功率、加热电流、加热电压,然而,对本领域的技术人员来说,本申请并不是适用于任何类型的工作参数,其仅适用于工作参数为“具有加热特性的参数”,例如“加热功率”,而对于工作参数为“电子粉储量”等参数,并不能够解决本申请的技术问题

因此,申请人最后修改了权利要求书,将权利要求1、7中的“第一灯丝(W1)的工作参数”进一步限定为“第一灯丝(W1)的关于加热特性的工作参数”。并且,复审委认为修改后的权利要求1能够得到说明书的支持,符合专利法第26条第4款的规定。

#总结 专利法第26条第4款本质是权利边界的问题,专利工作者在撰写时应当把握好“清楚”和“支持”两个方向。

对于“清楚”,可从保护类型清楚、保护范围清楚、是否缺少必要技术特征这三个维度来验证,其中难点在于保护范围,对此,我们的用词一定要再三斟酌,避免歧义,自定义词在说明书中应当有相应解释等

对于“支持”,即以说明书为依据,主要是概括或功能性限定的问题。其中比较常见情形的是,如果概括或者功能性限定中包含了难以预先确定和评价,或者解决不了技术问题的方案,则权利要求得不到说明书支持;如果功能性限定未提供替代方式且本领域技术人员不能明了还能采用未提及的其他替代方式的,亦得不到说明书支持。审查指南中对于概括和功能性限定的权利要求也列举了5种属于权利要求得不到说明书支持的情况,在此限于篇幅不作展开。

总之,以说明书为依据是专利法公开换取保护的立法体现,遵循这样的原则,我们在撰写时应当避免在权项中要求了较大的范围,而在说明书中只公开了芝麻绿豆大小的实施例,这样看似较大的范围实质不堪一击,而层层铺垫、具有充分实施例支持的权利要求才是有力武器。

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