Techtronic Industries VS. The Chamberlain Group案:发明目的对保护范围的影响
TiPLab 盖世小卷毛
2020-04-15

通常,发明目的对标的是所要解决的技术问题,而解决的技术问题主要被记载在专利文件的背景技术部分中。在实际工作中,许多专利工作者会忽略背景技术的重要性,孰不知背景技术的撰写失误,可能导致整个发明的目的被重新定义,进而影响专利的保护范围。

通常,发明目的对标的是所要解决的技术问题,而解决的技术问题主要被记载在专利文件的背景技术部分中。

在中国专利法中,专利法实施细则第17条规定——“背景技术:写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术;有可能的,并引证反映这些背景技术的文件。”可见,这样的规定是出于行政考虑,有利于审查员的审查工作。

然而在实际工作中,许多专利工作者会忽略背景技术的重要性,未合理规划背景技术的撰写思路和披露程度。而背景技术的撰写失误,可能导致整个发明的目的被重新定义,进而影响专利的保护范围

案例

背景

The Chamberlain Group, Inc.,(简称Chamberlain)是一家从事车库门控制器技术研发和销售的公司,曾在2016年向美国国际贸易委员会(United States International Trade Commission,简称USITC)提请337调查,被诉方包括:Techtronic Industries Co. Ltd., 和Techtronic Industries North America, Inc.,等多家公司。

Chamberlain认为这些被诉方进口、销售Ryobi车库门开启器(Ryobi Garage Door Opener models)产品的行为侵犯了其专利号为US 7,161,319,专利名称为:Movable Barrier Operator Having Serial Data Communication(具有串行数据通信的可移动屏障操作器)的专利(简称319专利)。

RYOBI Quiet Compact 1-1/4 HP Belt Garage Door Opener
RYOBI Quiet Compact 1-1/4 HP Belt Garage Door Opener

2018年3月,USITC发布了调查结果,认为这些被诉方均侵犯了319专利,并向这些被诉方发出了相关产品限制禁令,而被诉方不满调查结果,上诉至CAFC。

319专利

319专利的专利名称虽然为“具有串行数据通信的可移动屏障操作器”,但其权利要求的主题为“一种改进的车库门控制器”(An improved garage door opener)。

319专利的权1记载如下:

1.An improved garage door opener comprising a motor drive unit for opening and closing a garage door, said motor drive unit having a microcontroller and a wall console, said wall console having a microcontroller, said microcontroller of said motor drive unit being connected to the microcontroller of the wall console by means of a digital data bus.

一种改进的车库门控制器,其包括用于打开和关闭车库门的电机驱动单元,所述电机驱动单元具有微控制器和壁式控制台,所述壁式控制台具有微控制器,所述电动机驱动单元的所述微控制器通过数字数据总线连接到壁式控制台的微控制器。

可以看出,319专利提供了墙壁控制单元的微控制器如何控制主机单元的方法,并且结合图示给出了相应的具体实施方式,在该具体实施方式中记载了其墙壁控制单元包括一被动式红外探测器和微控制器,该微控制器被配置为使用已知的数字信号处理技术(例如脉冲宽度调制)来控制主机单元中对应的的微控制器。

争议点

本案中的争议点主要在于319专利中对“wall console”(壁式控制台)的定义,即该wall console是否包括无passive infrared detectors(被动式红外探测器)的方案?

虽然319专利的权利要求中未明确提到“被动式红外探测器”,但319专利的背景技术中记载了现有技术中的车库门控制器通常采用被动式红外探测器以检测特定区域内的人,从而自动控制灯光或车库门的运动等。被动式红外探测器经常与车库门的主机单元(head unit)相关联,通常被动式红外探测器还需要配置瞄准或对准机构,以便它可以对车库内部的至少一部分产生热响应。

为了实现响应于热感应开启的灯光在一预设时段后关闭,还会配置有计时器,由此在检测范围内没有热感应信号后,灯光会在预设时段后自动关闭,为此现有技术中的被动式红外探测器通常被集成在车库门控制器的主机单元中。并且,在将主机单元安装到车库顶时,可能会与被动式红外探测器的瞄准机构发生碰撞而破坏瞄准机构,影响热感应功能。另外,在将被动式红外探测器安装到车库门控制器中时,需要将被动式红外探测器改装到控制器输出电路的中间,存在安全隐患且对设备的正常保修造成影响。

基于记载的这些缺陷,319专利认为需要一种通过车库门控制设备控制照明的被动式红外检测器,并能够快速简便地改装到现有的车库门控制设备中

各方观点

在案件的初始阶段,行政法官认为“壁式控制台”(wall console)就是指“壁挂式的控制单元”(wall-mounted control unit),319专利中记载了其将被动式红外探测器置于壁式控制台而非主机单元中,并且319专利中唯一的实施例也记载了将被动式红外探测器置于壁式控制台中。因此,行政法官认为认为319专利的壁式控制台中必定包括被动式红外探测器,被诉方不侵权。

然而,之后USITC又撤销了行政法官的初始决定,认为尽管319专利的说明书称其提供了改进的被动式红外探测器,但专利权人无需在每项权利要求中列举书面描述中的所有重要特征。此外,在319专利的母案US 6,737,968专利(简称968专利)中,权利要求中明确记载了将被动式红外探测器设置在壁式控制台中,证明了专利权人在319专利中的意图是希望保护没有被动式红外探测器的壁式控制台。基于这样的认定,USITC又判定被诉方侵权。

968专利的权1

1.A wall control unit for a movable barrier operator for sending baseband signals to a head unit of a movable barrier operator to command the movable barrier to perform barrier operator functions, comprising: a wall control unit port for connection to a wired connection to a head unit of a movable barrier operator; a first switch for sending a barrier command signal to the head unit commanding the head unit to open or close a movable barrier; a second switch for commanding the head unit to provide energization to a light source; and a passive infrared detector for causing a command signal to be sent to the head unit to control the illumination state of the light source.

被诉方认为,319专利在唯一的实施例中描述了其是带有被动式红外探测器的壁式控制台,以及取消了将被动式红外探测器置于车库门开启器的主机单元。因此,319专利对发明的整体描述构成对权利要求范围的否认

Chamberlain反驳称,在壁式控制台中安装被动式红外探测器仅是其发明的一个方面,319专利通过数字信号技术,以及所公开的对壁式控制台微控制器进行编程的方法作为控制车库门开启器操作的手段。Chamberlain还强调了说明书中的部分内容以扩大解释范围:“relat[ing] in general to movable barrier operatorsor to “garage door operators . . . which include passive infrared detectors associated with them.”因此chamberlain认为,319号专利中对该发明的描述并未上升到否定其权利要求范围的水平

CAFC同意被诉方的观点,认为319专利其实质是通过将被动式红外探测器从主机单元移动到壁式控制台中的改进。319专利的背景技术部分描述了现有技术中的车库门开启器主机单元中具有被动式红外探测器从而导致的问题,而其说明书部分则描述了通过将被动式红外探测器移至壁式控制台来解决技术问题,并且强调其“整个说明书着重于将被动式红外探测器放置在壁式控制台中”,其唯一的实施例中也仅给出了具有被动式红外探测器的壁式控制台的示例

因此,CAFC认为319专利的发明目的构成了对权利要求范围的限制,权利要求中的壁式控制台只能解释为具有被动式红外探测器,而不能解释为还包括不具有被动式红外探测器的情况。

小结

在本案中,背景技术的描述不当加上实施例中未能对其所主张的保护范围支持,导致了诉讼失败。

可见,在背景技术的撰写中亦存在许多值得推敲之处。我们在撰写背景技术时,应当根据主要的发明思想来定义其要解决的技术问题,也就是说背景技术中所描述的技术问题应当与主权项的技术方案来所能解决的技术问题是对应的,该范围不宜过大也不宜过小。若背景技术中所描述的技术问题范围小于主权项所要求保护的范围,那么背景技术中所引申的发明目的则可能造成对发明保护范围的限制,在某些情况下还可能因描述了一个过于具体的技术问题而影响发明的创造性;若背景技术中所描述的技术问题范围大于主权项所要求保护的范围,那么主权项则可能会因缺少必要技术特征,不符合专利法第26条第4款的规定

另外,从本案中我们不难看出,如果实施例中能够给出不具有被动式红外探测器的壁式控制台的示例,则或许可以弥补背景技术中的撰写失误。因此,另一方面,我们在撰写权利要求时,当要求了一个较大的保护范围时,还应在说明书中提供足够的实施例支持该范围,最少应当提供两种可行方案,以避免被认定为权利要求得不到说明书支持或由于如本文案中的发明目的问题而影响发明的保护范围

* 以上文字仅为促进讨论和交流,不构成法律意见或咨询建议。