“权利要求以说明书为依据”那些事儿-(二)“分子通式竟然可以这样写”
TiPLab 忍冬
2021-12-03

此前我们提到,在判断“权利要求是否以说明书为依据”时,需要结合申请文件的记载、本领域技术的可预测性、以及发明点等因素综合判断。今天让我们通过下面的案例,来看一看,发明人希望获得大于说明书实施例中经实验验证的保护范围时,在“领域内的可预测性和代表性示例”方面可以如何考量。

案件背景

第34167号无效决定涉及一件名称为“调节雄激素受体活性的乙内酰脲衍生物及其应用”的授权专利(申请号为CN200610067719.2)。

该专利的权利要求1保护了一种能够调节雄激素受体活性的乙内酰脲衍生物,限定了该衍生物的结构通式,其中R3限定为芳香团或其被取代物;R4、R5限定为甲基或连接成环形的C3-C8环烷烃。从属权利要求2进一步限定R3的环中可以有1-4个取代基。

2017年无效请求人向专利复审委员会提出无效请求,认为该专利的权利要求1、2、4、5不符合专利法第26条第4款的规定。最终,合议组作出审查决定,维持本专利有效。

申请记载的典型示例+本领域的可预测性

请求人无效理由

在本案的无效过程中,请求人提出了以下理由,通过“权利要求得不到说明书的支持”挑战该专利:

1) 保护了“坏点”化合物

说明书中公开的化合物E9(R3为4-甲基砜苯基)、E15(R3为3氟甲苯基、R4/R5为环己基)、E18(R3为萘基)、E19(R3为联二苯基)均在权利要求1保护范围内,但表1数据显示上述化合物在22RV1模型中IC50值(50%的抑制浓度)≥1000,不具备治疗效果,因此权利要求1中“芳香基或其被取代物”与“连接成环形的C3-C8环烷烃”的限定得不到说明书支持。

2) 保护范围过宽

第一,权利要求1中对R3的限定涵盖了无数的化合物类型,本领域技术人员不能预见权利要求1保护的所有无论取代与否的芳香基团都能达到发明目的;

第二,权利要求2没有限定芳香团类型,并限定每个环可以有1-4个取代,但说明书仅公开了氟或三氟甲基等最多2个取代,因此无法依据实施例中验证的内容推断出包含多于两个取代芳香基团的化合物具有抑制活性。

权利人反证理由

在无效审理过程中,权利人提交了反证,并针对上述无效理由做出了如下回应:

1) 并不存在所谓的“坏点”

首先,本领域在筛选候选分子时,通常将待测药物的IC50与阳性对照药物进行比较,初步预测待测药物的作用强度和对不同类型肿瘤细胞的敏感性,因此在具体数值层面,没有统一的规范。因此,并不能仅凭某些实验中IC50的具体数值,就得出某个候选分子是否有治疗活性的结论。

此外,本专利的说明书中具体公开了23个化合物分子,在化合物生物活性测定过程中,以当时临床上广泛使用的现有药物比卡鲁胺(一种抗雄激素药物)作为阳性对照,其在细胞模型LNcaP和22RV1中的IC50分别为920nM和>1000nM。因此,对于IC50接近或>1000nM的待测化合物而言,其在同样模型上的抑制能力与治疗效果已被临床验证的化合物比卡鲁胺类似,从而没有理由认为这些化合物“活性较低”或“无活性”。相应地,并不存在无效请求人所谓的“坏点”。

2) 权利要求的概括范围合理

首先,说明书中具有抑制活性的化合物,具有的共同结构特征为R3是苯、联苯、萘及其取代物,两个无活性化合物的R3分别为甲基和丁基。本领域技术人员能够根据实施例的数据推测出,当R3为苯环或空间位阻更大的芳基或经取代的芳基时,同样具有空间位阻和构象阻抑效果,导致化合物具有抑制活性。

其次权利人提交的反证很好地印证了这一点。反证1(“The nuclear receptor ligand-binding domain: structure and function”,Dino Moras等,《Current Opinion in Cell Biology》,第10卷,第3期,1998年06月,第384-391页)记载了:对于核受体来说(AR也是一种常见的核受体),它的ligand-binding domain(下称“LBD”)中第12螺旋(下称“H12”)或其邻近的基团与配体之间的相互作用对激活或抑制活性来说至关重要。与大体积取代基配体结合后形成的空间位阻,将阻止H12形成“激活的定位状态”,导致抑制作用。

反证2(“Structural basis for antagonism and resistance of bicalutamide in prostate cancer”,Casey E. Bohl等,《 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America》,第102卷,第17期,2005年04月26日)记载了:比卡鲁胺与受体结合时,它的B环(对应于本专利R3)进入受体LBD中H12和H15形成的疏水袋装结构中,同时,受体第741位色氨酸上的吲哚环将进一步增加该区域的体积,进而促进AR分解折叠,导致比卡鲁胺具有抑制活性。

权利要求1通式中的3-三氟甲基-2-氰基-吡啶基团,与比卡鲁胺的A环结构相近,而R3与比卡鲁胺的B环(氟代苯环)同样是大位阻基团,能够在与受体结合时起到构象阻抑的作用。因此,本领域技术人员能够根据说明书的描述,结合反证的构效原理,推断出:苯环、比苯环更大的其他芳基和经取代的芳基同样具有该空间位阻和构象阻抑效果,合理推断出该通式范围内的化合物均具有AR的抑制活性。

最终,合议组作出审查决定,认可权利要求请求保护的技术方案得到了说明书的支持,维持专利有效。

实施例与权利要求概括范围合理性的关系

由本案可以看出,当权利要求的概括范围大于说明书的具体实施例时,实验设计和实施例的选择就非常重要了。

首先,应当深挖发明的核心原理,选择若干有代表性的实施例,共同证明发明原理的可行性。例如,在本案中,权利人就通过强调实施例化合物的共同结构特征,以及结构特征与技术效果之间的构效关系,来论证权利要求概括范围的合理性。

因此,笔者认为,在专利布局的初期,对发明人来说,应当基于整个发明的核心,在想要获得的保护范围内合理地安排“代表性实施例”。在这个阶段,发明人与专利律师合作,找到“发明点”(即发明的核心概念),深挖发明原理,并且围绕发明原理共同设计实施例就显得尤为重要。

此外,在进行专利授权前景分析或稳定性分析时,也应当立足于发明的核心,对实施例的典型性进行判断,并结合该领域的可预测性来考虑进一步推及到权利要求所概括的范围是否合理。

* 以上文字仅为促进讨论与交流,不构成法律意见或咨询建议。