“权利要求以说明书为依据”那些事儿-(终)
TiPLab 忍冬
2022-01-28

了解“权利要求以说明书为依据”的判断原则,能够协助我们在专利布局的前期规划设计合理的实施方案,以获得合理且稳定的保护范围,将专利的价值最大化;同时,在自由实施风险防控过程中,也可以借助该原则判断可能存在的风险等级。

权利要求的保护范围应当以说明书为依据

在医药领域,为了最大可能地阻止领域内竞争者提供竞品,将保护核心发明的专利价值最大化,通常情况下,申请人会在实施例具体验证范围的基础上,上位概括其权利要求的保护范围。

对于此,《中国专利法》第二十六条第4款规定:“权利要求应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”《专利审查指南》中对此做出了进一步的解释,简单来说就是:权利要求应当得到说明书的支持。支持是指权利要求保护的技术方案,所属技术领域的技术人员能够从说明书的内容中得到或概括得出,不能超出说明书所公开的范围。

然而,当权利要求的保护范围>实施例验证的方案时,这样的“概括”并不是不受限制的。因此,对于权利要求保护范围大于实施例中具体验证范围的“灰色地带”,判断其是否“合理”,就成为判断权利要求能否获得说明书支持的重要因素。

基于此,本系列文章以五件授权专利的无效审理作为示例,对判断“权利要求是否以说明书为依据”中,确定“概括”的范围是否“合理”展开了探讨。

“概括”的范围是否“合理”

根据本系列文章中具体展开讨论的示例,判断“概括”的范围是否“合理”,简单来说,就是判断权利要求的保护范围,是否涵盖了不能解决技术问题的技术方案

保护范围涵盖“效果坏点”

这其中,对于说明书支持权利要求最具破坏性作用的,当属权利要求保护了“效果坏点”

在系列文章(五)中,虽然以实施例中代表示例的验证,结合该涉案专利的现有技术,能够合理推测出权利要求保护的技术方案可以实现发明目的,但是由于日后发明人自己发表的论文,明确证实了保护范围中涵盖了不具有药理活性的化合物(即含有“效果坏点”),因此涉及保护该“效果坏点”的权利要求最终被宣告无效。

权利要求中技术特征的限定

其次,由于权利要求的保护范围是根据其中对技术特征的限定而划分的,因此,当判断权利要求的保护范围,是否涵盖了不能解决技术问题的技术方案时,对于那类存在非单一影响因素的发明来说,应结合技术方案中各个特征对效果(尤其是发明相对于现有技术的有益效果)的影响来进行判断。

在系列文章(三)中,权利要求中限定的“预糊化淀粉”,并非影响溶出相似度的唯一因素,说明书实施例中的内容显示,“粒径分布”也是影响技术效果的特征,也就是说,仅仅限定了“预糊化淀粉”的技术方案,在“溶出相似性”方面的效果无法被合理预期。因此仅限定“预糊化淀粉”,未合理限定“粒径分布”的权利要求,最终被宣告无效。

站在本领域技术人员的角度+发明的核心机理

再者,在判断支持问题时,还应站在本领域技术人员的角度,结合发明的核心机理进行综合判断。

在系列文章(四)中,授权专利的权利要求通过限定两个步骤中所用酶的分子量大小(步骤1使用的酶大于40kDa,步骤2使用的酶小于40kDa),保护了定量检测的方法。在理解并掌握发明是基于空间位阻原理,依赖选择不同分子量的酶进行底物区分并定量检测的情况下,本领域技术人员不会特意选择可能背离发明点分子量的酶(即不会特意选择无法实现空间位阻区分的酶,例如步骤1与步骤2均选择分子量极度靠近40kDa的酶),导致难以实现发明目的。

典型示例+本领域的可预测性

最后,实施例中具体验证的示例以及领域的可预测性,也是判断支持问题时需要考虑的因素。系列文章(一)和(二)分别介绍了结果截然不同的两个案例。

在系列文章(一)中,涉案专利要求保护生产L-氨基酸的埃希氏杆菌属或棒状杆菌。该发明是通过基因工程的方法,转化含有特定酶的质粒,进而提高NAPDH产率达到L-氨基酸积累的技术效果。然而,现有技术或涉案专利的说明书中均没有对“埃希氏杆菌属或棒状杆菌”能够通过该方法生产L-氨基酸进行原理性的说明或实验性验证,致使权利要求概括的“灰色地带”技术效果难以预期。最终,该涉案专利被宣告全部无效。

而在系列文章(二)中,涉案专利概括保护了一种化合物的结构通式。说明书的实施例记载了该结构通式中代表性示例分子的效果数据。同时,在无效审理过程中,权利人也递交了能够反映领域内现有技术背景与该发明构效原理的反证,通过强调实施例中示例化合物的共同结构特征,以及该结构特征与技术效果之间的构效关系,论证了权利要求概括范围的合理性。最终,合议组宣告维持该专利有效。

判断启示

权利要求应当以说明书为依据,实际是在规定权利要求与说明书之间的关系,要求说明书的内容与权利要求的保护范围相适应。对于超出实施例具体验证范围的“灰色地带”,在判断该概括的范围是否合理时,不能单纯依据说明书中实施例内容的多少或者实施方案的详细程度来判断,还需要结合所属领域的可预测性、本领域技术人员的能力以及发明点等因素综合判断。

综合而言,为了避免由于支持问题而造成权利不稳定的情况出现,在撰写申请文件时,应以本领域技术人员的视角,深挖发明的核心,在说明书的实施例中合理地安排“代表性示例”,并对“发明的核心机理”进行合理地撰写。同时,也需在权利要求书中对相关的技术特征进行合理地限定,必要时还应围绕发明的核心尽可能地撰写具有不同层次、涵盖不同保护范围的权利要求,以便在出现预料之外的情况时,有能够选择的后退方案。

此外,在自由实施风险防控过程中,通过专利授权前景分析或稳定性分析判断风险等级时,在支持问题层面,也应站在本领域技术人员的角度,分析并掌握发明的核心机理,除了考虑说明书实施例中具体验证的示例效果外,还应结合本领域的可预测性进行综合判断。

最后,祝愿大家虎年吉祥,虎虎生威!

* 以上文字仅为促进讨论与交流,不构成法律意见或咨询建议。