“权利要求以说明书为依据”那些事儿-(四)“到底发明了什么?”
TiPLab 忍冬
2021-12-31

在判断“权利要求是否以说明书为依据”时,需要结合申请文件的记载、本领域技术的可预测性以及发明点等因素综合判断。今天让我们来探讨,当权利要求的保护范围大于说明书中实施例验证的方案时,如何站在本领域技术人员的角度结合发明的作用机理,判断这种概括是否合理。

如果将实施例中具体例子比作“零散的点”,将权利要求的保护范围比作“一张网”,那么发明点层面的机理就像将这些点编织成网的“线”,则撰写权利要求时对技术特征采用的不同限定就如编织网时使用的“编织手法”。对于一张大小合适且坚实的网来说,“点”的布局设计、“线”的总结规划以及网的“编织手法”都至关重要。

案件背景

本期的案例主要涉及一件名称是“残粒样脂蛋白胆甾醇的定量方法及用于其的试剂盒”的授权专利,申请号为CN201510179746.8。

这件授权专利的独立权利要求1具体保护了一种残粒样脂蛋白(下称“RLP”)胆甾醇的定量方法,该方法共分为两个步骤:

步骤1:通过使用“分子量超过40kDa不具有分子量40kDa以下的亚基”的胆甾醇酯酶(下统称为“高分子量胆甾醇酯酶”),去除其他脂蛋白中的胆甾醇;

步骤2:通过使用“分子量40kDa以下具有分子量40kDa以下的亚基”的胆甾醇酯酶(下统称为“低分子量胆甾醇酯酶”),定量残留的RLP胆甾醇。

其中步骤2中对胆甾醇酯酶的限定,“分子量40kDa以下”“具有分子量40kDa以下的亚基”之间是“或”的关系,也就是说,在满足权利要求1中其他特征的情况下,只要检测第2步中使用的胆甾醇酯酶符合任一项限定,就会落入该权利要求的保护范围中。

在专利的说明书中介绍,由于在RLP内部,除酯型胆甾醇之外,还存有大量的甘油三酯,从而形成立体障碍,导致大分子量的胆甾醇酯酶无法接近粒子内部的胆甾醇进行反应。因此,本发明利用酶的空间位阻机理,第1步先利用高分子量的酶去除RLP以外的脂蛋白中的胆甾醇(RLP由于其立体障碍无法进行反应);第2步再使用低分子量的酶对残留的RLP胆甾醇进行定量检测。

2020年,无效请求人对上述专利的有效性提出异议。2021年,合议组作出决定,宣告权利要求1中限定了“或具有分子量40kDa以下的亚基的胆甾醇酯酶”的技术方案因不符合专利法第26条第4款的要求而无效;权利要求1中涉及“分子量为40kDa以下的胆甾醇酯酶”的技术方案继续维持有效

站在本领域技术人员的角度结合发明的作用机理

请求人无效理由

在这件专利的无效过程中,针对“权利要求得不到说明书支持”的问题,无效请求人认为定量检测的技术效果难以预期

1) 当步骤1和步骤2选择的胆甾醇酯酶分子量具有极端差异时,定量检测的准确性难以预期。

本专利的具体实施方式中,针对选择的胆甾醇酯酶,步骤1仅验证了总分子量为62kDa的CEBP-M与54kDa的CHE-XE,步骤2仅验证了总分子量为29.5kDa的CEN和30kDa的CHE-2。因此当两个步骤中选择的胆甾醇酯酶分子量都靠近临界值40kDa时(分子量差异极小),或选择的胆甾醇酯酶分子量都远大于/小于临界值40kDa时(分子量差异极大),本领域技术人员对步骤1能否去除其他脂蛋白中的胆甾醇,以及步骤2能否准确定量RLP胆甾醇均无法合理预期。

2) 步骤2中限定为“具有分子量40kDa以下的亚基的胆甾醇酯酶”的技术方案效果难以预期。

权利要求1中对步骤2胆甾醇酯酶的限定是并列可选的技术方案,然而说明书针对步骤2仅验证了总分子量为29.5kDa的CEN和30kDa的CHE-2,即仅验证了“分子量40kDa以下”的胆甾醇酯酶,未验证使用含分子量40kDa以下亚基的胆甾醇酯酶的效果,因此无法预期其能够实现定量测定RLP胆甾醇的发明目的。

权利人争辩理由

针对上述无效请求理由,无效请求人认为,权利要求1中限定分子量的胆甾醇酯酶实现定量检测的技术效果能够合理预期

本领域技术人员在知晓本发明是基于空间位阻机理的情况下,能够预测权利要求1限定的两种酶可以实现本专利的技术效果。此外,说明书第0059段和第0060段还记载了分子量落入权利要求1限定的胆甾醇酯酶,其中高分子量胆甾醇酯酶可以选择市售的CEBP-M(62kDa)、CHE-XE(54kDa)等,低分子量胆甾醇酯酶可以选择市售的CEN(29.5kDa)、CHE2和CHE3(30kDa)等,并且在实施例中验证了具体例子的技术效果,本领域技术人员根据专业知识能够选择符合限定分子量的胆甾醇酯酶用于RLP胆甾醇的定量检测。

结论

1) 在熟知发明原理的情况下,本领域技术人员不会选择可能背离发明点的胆甾醇酯酶。

根据说明书第0056段介绍,由于RLP具有空间位阻,导致大分子量的胆甾醇酯酶无法接近其内部进行反应。因此,当使用高分子量胆甾醇酯酶时,除RLP以外的脂蛋白可以发生反应;当使用低分子量胆甾醇酯酶时,包括RLP在内的脂蛋白会发生反应。说明书中具体例子的验证结果也显示,与使用传统抗RLP单克隆抗体的方法相比,步骤1和步骤2分别选择不同高/低分子量的胆甾醇酯酶,能够达到定量测定RLP胆甾醇的发明目的。

所以,在掌握本专利的发明是基于空间位阻原理,依赖选择不同分子量的胆甾醇酯酶进行定量检测的情况下,本领域技术人员不会特意选择可能背离本专利发明点分子量的胆甾醇酯酶(即不会特意选择无法实现空间位阻区分的胆甾醇酯酶,例如步骤1与步骤2均选择分子量极度靠近40kDa的胆甾醇酯酶),导致难以实现发明目的

2) 步骤2限定“具有分子量40kDa以下的亚基”的技术方案,效果难以预期。

本领域技术人员知晓,有些蛋白质分子含有两条或多条,通过氢键或范德华力等非共价键结合的多肽链,这样的多肽链称为蛋白质的亚基,亚基聚合成完整的四级结构,形成具有生物活性的蛋白质。因而在本案中,酯酶在发挥其生物活性时,并不是以亚基的形式,亚基聚合成为完整酯酶后才具有生物活性

然而在步骤2限定的并列方案中,通过亚基限定的技术方案,并未将胆甾醇酯酶的总分子量限定在特定的范围内,该表述还包括了总分子量超过或远远超过40kDa的胆甾醇酯酶,基于前述发明的作用机理,本领域技术人员难以预期这部分总分子量较大的胆甾醇酯酶能够突破空间位阻,实现定量测定残留RLP胆甾醇的发明目的,故该方案得不到说明书的支持。

最终,合议组作出审查决定,宣布权利要求1中限定了“或具有分子量40kDa以下的亚基的胆甾醇酯酶”的技术方案由于得不到说明书支持而无效;权利要求1中涉及“分子量为40kDa以下的胆甾醇酯酶”的技术方案继续维持有效

本领域技术人员的视角及发明的作用机理与权利要求概括范围合理性的关系

由本案可以看出,当权利要求的概括范围大于说明书中具体验证的内容时,判断权利要求能否获得说明书支持,需要站在本领域技术人员的角度并结合发明的作用机理综合判断

这提醒我们,首先,在进行授权前景分析时,要基于申请文件记载的整体内容,站在本领域技术人员的角度判断权利要求概括的范围是否合理,而非局限于具体实施方式的内容浅显地理解权利要求的保护范围,武断地判断其合理性。

例如本案是基于空间位阻的原理,通过选择不同分子量的胆甾醇酯酶,实现定量测定RLP胆甾醇的发明目的。因此,在熟知其发明作用机理的情况下,本领域技术人员不会选择背离发明点的胆甾醇酯酶(例如分子量具有极端差异),导致无法实现发明目的。

同样地,在撰写申请文件时,也应以本领域技术人员的视角,立足于发明的核心,对说明书中涉及“机理”的部分进行合理地规划与撰写,同时也需对权利要求中涉及“发明点”的特征进行合理地限定。

例如在本案中,权利人在具体实施方式中验证了符合权利要求限定的具体例子,在说明书也针对发明的作用机理进行了介绍。然而,在理解发明作用机理的情况下,权利要求1中针对步骤2胆甾醇酯酶分子量的限定仍存在些许不足(未考虑“总分子量”的影响,即未根据发明的作用机理进行限定)

综上而言,如果将实施例中具体例子比作“零散的点”,将权利要求的保护范围比作“一张网”,那么发明点层面的机理就像将这些点编织成网的“线”,则撰写权利要求时对技术特征采用的不同限定就如编织网时使用的“编织手法”。笔者认为,对于一张大小合适且坚实的网来说,“点”的布局设计、“线”的总结规划以及网的“编织手法”都至关重要。

❛‿˂̵✧最后,祝愿看到这篇文章的你,2022年新年快乐!

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