【TiPLab专利法重要条款研究系列】浅议“权利要求书应当以说明书为依据”
TiPLab Lena
2020-11-18

在审查、无效等程序中,权利要求书都应当满足以说明书为依据的要求,以说明书为依据就是要求权利要求应当得到说明书的支持,那么,作为代理人,在撰写、修改等过程中就需要十分注意权利要求是否得到说明书支持的问题。

权利要求书以说明书为依据的相关规定

《专利法》第二十六条第四款规定:

权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.1节指出:

权利要求书应当以说明书为依据,是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案,并且不得超出说明书公开的范围。

对于用上位概念概括或用并列选择方式概括的权利要求:

如果权利要求的概括包含申请人推测的内容,而其效果又难于预先确定和评价,应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。

如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题,并达到相同的技术效果,则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。

对于一个概括较宽又与整类产品或者整类机械有关的权利要求:

如果说明书中有较好的支持,并且也没有理由怀疑发明或者实用新型在权利要求范围内不可以实施,那么,即使这个权利要求范围较宽也是可以接受的。

在实际撰写的过程中,可能会因为权利要求的概括不当、或者权利要求的撰写错误而产生权利要求得不到说明书支持的问题

在下文中,以一个复审案例来浅议权利要求书应当以说明书为依据问题。

案例解析

案件概述

涉案专利(CN201078532Y)涉及一种精密旋转补偿器,无效请求人于2008年11月20日向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求,无效请求人的无效理由包括:涉案专利的说明书不符合专利法第26条第3款的要求。

在审理过程中,合议组在口审过程中依职权引入专利法第26条第4款的无效理由。专利复审委员会于2009年03月20日因涉案专利的权利要求1不符合专利法第26条第4款做出全部无效的决定

而后,专利权人不服无效决定,依次向北京市一中院、北京市高院起诉,但是北京市一中院、北京市高院均判决权利要求1得不到说明书的支持,即判决涉案专利全部无效。

最后,专利权人向最高人民法院申请再审,最高人民法院判决权利要求1的技术方案得到了说明书的支持,即判决涉案专利全部有效。

涉案专利的背景

热网管道由于输送有温差的介质,从而引起热网管道的热胀冷缩,导致轴向、横向推力和位移。一般通过旋转补偿器的内外套管的旋转来吸收热网管道的轴向推力和位移量。涉案专利权利要求1的方案具有精密度高、密封性好、管线运行安全性高等特点。

涉案专利的权利要求1

一种精密旋转补偿器,包括外套管、内管、压料法兰、延伸管和密封材料,内管1与外套管4之间装有柔性石墨填料,柔性石墨填料的端面装有压料法兰2,压料法兰2与外套管4一端的法兰之间由螺栓3连接,外套管内凸环8和内套管外凸环6之间设有钢球7;在所述的外套管4的另一端与延伸管5连接,两者之间留有间隙,其特征在于:所述的延伸管5为与内套管1内径相同的直管,两者同轴对应;所述的压料法兰2的外侧与外套管4的内侧为紧密配合。

专利复审委员会、北京市一中院、北京市高院的审理

专利复审委员会、北京市一中院、北京市高院均认为:

由于,涉案专利权利要求1中的技术特征“外套管4的另一端与延伸管5连接,两者之间留有缝隙”中描述的“两者之间留有缝隙”应当认定为是外套管4与延伸管5之间留有缝隙,但是该描述与说明书中对二者的描述不一致

说明书中记载的是“外套管4外侧是直通延伸管5,……延伸管5与内管1之间留有适当缝隙”,外套管4和延伸管5之间是固定连接的,不可能留有缝隙,应该是延伸管5和内管1之间留有缝隙。

因此,涉案专利权利要求1的技术方案不能从说明书公开的内容得到或概括得出,从而得不到说明书的支持。

最高人民法院的再审

最高人民法院认为:

涉案专利权利要求1中记载,“在所述外套管4的另一端与延伸管5连接,两者之间留有间隙”对于“两者之间留有间隙”的“两者”不可能是指外套管4与延伸管5,而只能是内管1与延伸管5,理由是:

(1)权利要求1保护的补偿器包括:外套管、内管、压料法兰、延伸管和密封材料,其中,外套管4的一端经由法兰与内管1相连接,另一端与延伸管5连接,因此,外套管4与延伸管5之间不可能既连接又留有空隙,所以“两者”不可能指外套管4和延伸管5,而只能是内管1和延伸管5。

(2)“内管1与延伸管5之间留有间隙”也与说明书中的描述相一致,所以,尽管根据阅读习惯,可能会误认两者的主体,但是对于“两者”理解的主体是本领域技术人员,本领域技术人员可以能够清楚准确地得出唯一的正确解

综上,涉案专利权利要求1能得到说明书的支持,对一审二审法院的决定予以纠正。

小结

撰写过程

1:在概括权利要求时,要首先确保权利要求的方案在说明书中有清楚充分的记载(例如:和/或的情形);这就需要代理人在撰写权利要求时对技术方案有全面、深刻的理解,在撰写说明书时,需要在说明书中针对权利要求的描述列举多种可能的实施方式以使得概括的权利要求能够得到说明书的支持。

2:虽然最高人民法院判定本案的撰写错误不会导致本领域技术人员的误解,但是,本案的权利要求1能够得到说明书的支持可能是由于本案的方案较为简单,本领域技术人员能够从权利要求1和说明书中得出唯一的正确解,但是,如果方案较为复杂,由于权利要求的撰写错误导致本领域技术人员也无法从权利要求书和说明书的描述得出唯一的正确解的情况下,可能会导致权利要求得不到说明书的支持的问题。

所以,代理人在撰写权利要求时应尽量避免权利要求的撰写出现错误

3:在撰写权利要求的过程中应尽量使用短句,以避免不清楚的问题。

修改过程

1:在涉及到权利要求的修改时,代理人应需要全面考虑,避免产生“不支持”、“不清楚”的情况。

2:代理人在修改过程还要注意满足专利法第33条的规定。

《专利审查指南》中规定:权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属领域技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案,并且不得超出说明书公开的范围。从这一规定可以看出并未禁止申请人从说明书公开的内容中概括出权利要求的技术方案

但是,在修改的过程中的修改内容需要满足专利法第33条的规定,此时,对修改内容的要求更加严格,专利法第33条要求修改后的内容能从原说明书、权利要求书中直接、毫无疑义地确定,这使得在修改时不允许在原权利要求书的基础上重新概括一个范围更宽的技术方案

* 以上文字仅为促进讨论和交流,不构成法律意见或咨询建议。