【IPO与专利风险管控系列】专利权质押的风险及管控
TiPLab 盖世小卷毛
2021-09-08

在企业的运作中,不少企业会将专利权出质给其他机构或企业以达到融资为主的商业目的。但如果被质押的专利管控不当,则会对企业的生产经营造成不利影响。本文将对专利权质押中可能存在的风险做出分析,并针对这些风险的管控给出相关建议。

IPO中的专利权质押

专利权作为一种知识财产权,同样可以作为质押的标的物。在企业的运作中,不少企业会将专利权出质给其他机构或企业以达到融资为主的商业目的。在IPO审核时,这些专利权的质押就会引起审核机构的注意。

例如,腾景科技因三项专利技术质押,在IPO审核阶段被要求说明质押专利是否为持续经营的关键性资产,若担保人处置质押专利,将会对持续经营造成何种影响。

又如,上海派能在IPO审核时,就其3项发明专利与浦创龙科签署有独占许可和专利权质押合同,被要求说明专利许可情况的背景、原因和合理性,许可使用费的支付情况,是否存在质押实现的风险,并分析对生产经营的影响。

随着知识产权质押融资的兴起,专利权质押可以一定程度上提高专利的利用率,为企业的增信融资助力。但如果被质押的专利管控不当,则会对企业的生产经营造成不利影响。

专利权质押中可能存在的不利因素

通常,专利权质押中可能存在的不利因素包括:质押期间的专利权使用受限、以及无法如期履行义务时专利权的丧失风险。

质押期间的专利权使用受限

根据《物权法》第二百二十七条第二款规定,知识产权中的财产权出质后,出质人不得转让或者许可他人使用,但经出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让或者许可他人使用出质的知识产权中的财产权所得的价款,应当向质权人提前清偿债务或者提存。

可见,在质押状态的专利权在使用过程中相较于非质押状态的正常专利权而言,权利的行使受到了一定程度的限制。例如,非质押状态的正常专利可通过专利许可来获得收益,但是在质押状态的专利如果未经质权人同意,则不允许许可,此时可能就需要企业与质权人就此进一步协商来确定许可的权利。

无法如期履行义务时专利权的丧失风险

专利权质押同其他财产质押类似,当出质人不履行义务时,质权人可依据专利权质押协议对专利权进行处置,例如将该专利权变卖、拍卖,并以所得的价款偿还债务等。

因此,当企业利用专利权质押借款时,如果不能按照合同约定的履行债务,则企业可能会失去该专利权。如果该专利权是企业的重要专利,就可能对企业的生产经营造成较为重大的影响。

尤其是目前一些金融机构对企业出质专利的要求较高,一些企业为了增信会使用核心专利进行质押。在这样的背景下,如果出现现金流与流动负债表现不佳的情况,就会影响企业的偿还能力,从而使被质押的核心专利处在危险失控的境地。

专利权质押管理的相关建议

为了避免或尽量减少专利权质押对企业生产经营造成的风险,企业除了保证自身的良性运转以确保偿还能力外,还有以下几点需要注意

1.签订专利权质押合同,并在国知局办理相应登记手续

根据《物权法》第二百二十七条第一款规定,以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的,当事人应当订立书面合同。质权自有关主管部门办理出质登记时设立。

在合同中,应当至少对质押期间专利年费的缴纳,质押期间专利权使用等作出约定,以确保质押期间专利权的有效维持,并保证企业自身对相应技术的正常使用。进一步地,企业还可对出质专利在质押期间可能存在的情况作出合理的预期,例如,假设未来有第三方寻求专利许可,是否需要增加关于许可的相应条款,对质押期间专利权的转让、许可等作出约定,或者质押期间专利权产生无效、侵权等诉讼时的处理方式等。

2.重视专利质量并合理选择出质专利,尽量避免核心专利的质押

在出质专利的选择上,融资阶段和IPO阶段存在着一定程度的矛盾。

一方面,企业在融资阶段,质权人通常希望企业将比较重要、核心的专利出质,从而提高企业授信。一些金融机构甚至对“质物要求”有着严格规定,例如:设质专利权须是借款企业经营的核心专利、核心技术或核心无形资产,形成产业化经营规模,具有一定的市场潜力和良好的经济效益,或要求改进型专利一并质押等。

而另一方面,在IPO阶段,审核机构又会关心相关专利产品占企业营收占比,对生产经营的重要程度,被质押的专利为核心技术时是否会对生产经营造成不利影响等

对此,企业应当合理选择出质的专利及质权人,即在充分考虑融资金额、自身的偿还能力、对生产经营可能造成的影响等基础上,尽量避免将自己的核心专利出质,并可选择对质物要求较低的机构,以降低专利权质押对企业生产经营可能带来的风险。

其中,由于在开展专利质押工作时,需要对企业提供的专利资产进行评估,而专利资产的价值评估角度通常可包括技术本身的重要性以及专利文本的质量,因此当文本质量低的专利无法获得价值认可时,就容易导致只能通过核心专利来寻求融资。高质量专利有利于提升专利的资产评估价值,如果一些非核心技术能够获得较高的评估价值而获得融资,则可避免核心专利的质押,进而避免由此带来的种种隐患。

3.利用替代技术减少专利权质押影响

在之前《专利到期风险及管控》的文章中,我们提到过,商业环境中企业的优势技术和研发团队应该具备一定的“板凳深度”,从而减少企业对某项特定专利的依赖性。这在专利权质押中也同样适用。

例如前文所提到的景腾科技的案例中,景腾科技在回复中表示公司已有其他的专利、技术对出质专利有一定的替代性,若担保人处置该专利,对公司持续经营不会造成重大影响。

因此,在专利权质押中,如果企业不可避免地需要将核心专利出质,则也可以通过一些替代性的专利来减少对出质专利的依赖性,由此减轻专利权质押对企业生产经营的影响。

* 以上文字仅为促进讨论和交流,不构成法律意见或咨询建议。