选择发明,是指从现有技术中公开的较大集合或范围中,有目的地选出现有技术中未提到的子集合,子范围或个体发明。选择发明最常见于生命科学和化学领域,在欧洲,选择发明分为三种类型:
i.从现有技术的列表中选择;
ii.从现有技术的较宽范围内选择子范围;和
iii.选择与现有技术中的另一个范围重叠的范围。
在欧洲专利局(EPO)取得专利权的其中一项要求是该发明具有新颖性。除了一般发明的评价标准之外,针对选择发明EPO判例法建立了单独的评价规则,以评估选择发明的新颖性。对于上述三种不同类型的选择发明,将在下面分别进行说明。
两个列表原则——离散列表
在确定选择的新颖性时,必须确定在现有技术中所选元素是否以具体形式公开。从具体公开的元素的单个列表中进行选择通常不会带来新颖性(无论原始列表有多长或选择有多短,这种选择通常不被认为是足够“隐藏”的)。但是,如果必须从两个或多个一定长度的列表中进行选择,以得出特定的特征组合(这增加了技术人员必须从中“筛选”出本发明的排列的数量),则现有技术中未具体披露的特征组合将赋予新颖性(“两个列表原则”)。例如,已知通式中的单个化合物,由此选择的化合物来自已知通式中两个或多个“取代基”中特定取代基的选择。这同样适用于从构成现有技术混合物的组分列表中选择单个组分而得到的特定混合物。
例如,现有技术的苯胺化合物由通式(I)定义。在该通式中,R1,R2和R3每个取代基可选自可能的取代基。本发明也涉及苯胺化合物。本发明的化合物在现有技术的通式(I)的范围内。在本发明中,位置R4,R5和R6上的取代基选自现有技术中公开的取代基。对于示例的苯胺化合物,本发明代表选自三个列表(即,R1,R2和R3)的选择,每个列表均具有“一定长度”(即,包含5个或更多个元素)。因此,按照两列表原则,本发明的化合物因此被认为是不同于通式(I)的现有技术化合物的新化合物。
选择发明本质上是揭示隐藏在大量排列中的非凡种(属)。因此,如果排列的数量不够大,则很难辩称某个特定成员确实是“隐藏”的。通常,“一定长度”列表意味着该列表必须至少包含三个元素。但是,如果要从多个列表(即从两个以上的列表)中进行选择,则可以认为两个元素的较小列表具有足够的长度。“两个(或多个)选择”也必须是“任意”的。如果现有技术包含对技术人员进行特定选择的教导,那么显然选择所包含的实施例不是真正的“隐藏”。例如,如果现有技术中描述的所有示例都需要相同的选择(或者如果列表的特定成员被描述为“优选”),则这种选择很可能被认为不具备新颖性。两列表原则也适用于其他化学和制药发明,例如混合物,组合物和组合治疗。
子范围——连续列表
子范围是指要求保护的(较窄的)范围,该范围落入现有技术中公开的较宽范围内。如果同时满足以下两个条件,则从较宽的数字范围中选择的子范围将被认为是具有新颖性的:
a)与已知范围相比,所选范围较窄;
b)所选择的子范围与现有技术中公开的任何特定示例以及已知范围的端点相距足够远。
重要的是如何理解“较窄”和“足够远”的含义。
例如,现有技术范围为220℃,本发明的范围仅为5℃,本发明的子范围被EPO认为是狭窄的。现有技术的端点是30℃和250℃,要求的范围是距最近的端点100°C。而且,现有技术示例均超过210℃的温度。在EPO处,本发明的子范围也被认为是足够远。因此,对于EPO来说,本发明将被认为是新颖的。
在2019年11月之前,还需要满足第三个条件才能使子范围被认为是新颖的:c)并非任意(“有目的的选择”)。EPO关于子范围新颖性评估的判例法和惯例已于2019年11月更改。在2019年11月1日之后,不再需要将子范围作为有目的的选择。此更改适用于所有待处理的申请,无论其提交日期如何。取而代之的是,在创造性下评估该要求。
重叠范围
在某些情况下,要求保护的范围可能会与现有技术范围重叠。这不仅发生在数值范围内,而且也发生在通用化学结构上。为了帮助评估这种重叠范围的新颖性,EPO建立了“seriously contemplating(认真考虑)”的评价规则。
EPO指南(G-VI 8)规定:“关于物理参数的重叠范围或数值范围……还必须考虑技术人员根据技术事实并考虑到他所期望的本领域的常识,是否会认真考虑在重叠范围内应用现有技术的教导。如果可以合理地假设他会这样做,那么将被认为不存在新颖性。”“就重叠的化学式而言……必须考虑技术人员是否会认真考虑在重叠范围内工作和/或接受现有技术以隐含方式地公开了重叠区域。如果答案是肯定的,则缺乏新颖性**。”
为了在这种情况下证明新颖性,必须证明本领域技术人员在考虑现有技术文献的全部公开的情况下,不会合理地考虑在重叠领域中工作。为了证明这一点,通常需要在现有技术文献中找到一种远离重叠区域的教导。例如,在现有技术中是否有任何陈述教导应当避免重叠区域,或者该区域相对于该范围的其他区域并非是优选的?如果是这样,则该公开可以用来证明本领域技术人员将不会“认真考虑”在重叠区域中工作。
小结
EPO通常认为落入现有技术中或与现有技术中的公开重叠的发明是允许的。这些选择发明的可专利性通常取决于选择与现有技术公开之间的密切关系,以及选择是否显示出技术优势。在EPO进行申请“选择发明”专利申请时,要确保按照上述EPO规则以能够体现其新颖性的方式定义要求保护的选择发明。还需要考虑的一些重要的内容:
i. 在本申请中对现有技术的进行准确描述。这允许通过提供对现有技术中所教导/未教导的内容的清晰描述来解释本发明,这对于证明重叠范围的新颖性非常有帮助。
ii. 提供fall-back positions。fall-back positions 对于将来为确定新颖性可能需要的对权利要求的修改都是非常有用的。EPO对于在后添加的主题非常严格,因此建议为单个要素和单个要素的组合提供明确的fall-back positions,这些fall-back positions 应集中在组分(组合)的首选更窄的组合或更窄的范围上,以保持在修改权利要求时具有较强的灵活性。
此外,在选择专利申请中,强烈建议在比较可行的情况下,使用证明优于现有技术的比较数据。比较数据在证明所选发明的发明性时通常具有说服力。
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