【TiPLab 医疗器械专利研究系列】NEVRO VS. BOSTON案:关于权利要求中术语定义的探讨
TiPLab Miya
2021-04-14

专利的价值取决于权利要求,而权利要求的表达离不开术语的描述。为了避免权利要求不清楚问题,必须对术语进行定义。在进行术语定义时,可以采用概念式定义、示例式定义、以及附图式定义相结合的方式,以期获得易于理解且边界清楚的范围。

专利的价值取决于权利要求,而权利要求的表达离不开术语的描述。术语是指权利要求中的特定词语或短语,其对于理解权利要求的保护范围是非常重要的。

众所周知,在能够充分展现专利价值的专利诉讼中,被指控侵权的权利要求是否有效以及被告是否确实侵犯了这些权利要求是当事双方争辩的两大焦点。

其中,被指控侵权的权利要求是否有效在很大程度上都涉及到了权利要求中的术语是否清楚明确的问题。因而,如何在说明书中对术语进行清楚地解释与限定,以使得权利要求中的术语具有明确含义是值得探讨的问题。

前文“NEVRO vs BOSTON案:权利要求中“人体使用感受”类术语的探讨“中,我们借由Nevro和Boston关于脊髓刺激器的专利诉讼案讨论了如何避免人体使用感受类术语带来的权利要求不清楚问题。

本文在此基础上,进一步探讨在说明书中应以何种方式限定术语以避免权利要求中术语不清楚的问题。

案件概述

Nevro Corp公司(简称:Nevro)于2016年在美国加利福尼亚北部地区法院(简称:地区法院)起诉Boston Scientific公司(简称:Boston)侵犯其关于脊椎刺激疗法专利的专利权,涉及的专利包括:US 8,359,102、US 8,712,533、US 8,768,472、US 8,792,988、US 9,327,125、US 9,333,357以及US 9,480,842。

本文主要探讨涉案专利权利要求中的术语“therapy signal(治疗信号)”应如何解释的问题。在这一问题上,地区法院和联邦巡回法院持有不同观点。

根据涉案专利说明书记载,常规的脊髓刺激系统将电脉冲传递给脊髓以产生诸如麻刺感等异常感觉,进而掩盖或改变患者的疼痛。涉案专利通过使用高频元件来减少或消除副作用,以改善常规的脊髓刺激疗法。

地区法院观点

针对术语“therapy signal”,地区法院根据’472专利说明书中的记载“the pulse generator 101 or other controller transmits instructions and power to the electric array 103 via the lead body 102 to apply therapy signals (e.g., electrical impulses) to the nerve fibers“,将其解释为“electrical impulse(电脉冲)”或“electrical signal(电信号)”,且认为该术语并不会导致权利要求不清楚。

CAFC观点

联邦巡回法院(简称:CAFC)在权利要求是否清楚的认定上同意地区法院的观点,但对术语的具体解释上持有不同意见。

CAFC认为,在权利要求的术语解释时,应拒绝从冗长的书面描述中剔除单个“例如”一词,以用作术语的专有定义

此外,根据说明书以及审查历史的记载,权利要求的术语通常被赋予本领域技术人员所理解的普通及惯常的含义

具体于本案,CAFC认为’533专利的权利要求37记载了“a spinal cord stimulation system for reducing or eliminating pain in a patient, the system comprising: an implantable signal generator configured to generate a non-paresthesia-producing therapy signal“;’472专利的权利要求1记载了” a method for alleviating patient pain or discomfort…comprising programming the signal generator to generate and deliver an electrical therapy signal to the spinal cord region“,权利要求通俗易懂的语言清楚地表明了所要求保护的治疗信号用于缓解疼痛的脊髓刺激疗法。

同时,’533专利的说明书也记载了本发明”directed to producing a therapeutic effect that includes pain reduction in patients“,进一步证实了治疗疼痛是所要求保护发明的目的。

另外,在’842专利的审查历史中,Nevro陈述了要求保护的治疗信号不同于现有技术的电信号,现有技术的电信号仅表示诊断信号。

因此,CAFC认为治疗信号应被解释为是用于治疗疼痛的脊髓刺激或调节信号

此外,虽然Boston提出说明书未能告知本领域普通技术人员如何以合理的确定性获得要求保护的治疗结果,因为“具有相同特征集(例如,频率,幅度和脉冲宽度)的两个信号可能对一名患者起作用,而对另一名患者没有作用,因而术语治疗信号不清楚。

但是,CAFC认为不确定性的评判与侵权无关,仅仅需要确定权利要求是否能够以合理的确定性告知本领域技术人员本发明的范围。也就是说,信号不能在所有情况下缓解疼痛的事实并不会使权利要求不确定。

综上,术语“治疗信号”是指用于治疗疼痛的脊髓刺激或调节信号,且是清楚明确的。

小结

为了避免权利要求不清楚问题,必须对术语做出限定。原则上,以满足本领域技术人员能够合理地确定本发明的范围为准。那么,具体该如何操作?

如上述案例中所示的,地区法院在解释术语时采用了说明书中术语的示例作为术语的专有定义,但显然,这种示例式定义的方式虽然易于理解,但很容易限制范围,尤其针对仅示出一个示例的情况;巡回法院在解释术语时在充分考虑技术方案的基础上给出了术语在该方案中的具体含义,显然,这种贴合技术方案的概念式定义的方式能够增强权利要求保护范围及有效性,但若在说明书中没有明确记载,也存在一定的争辩空间。

另外,用于表征机械结构的术语也可以通过附图示出,这种附图式定义的方式易于理解但也存在限制范围的缺点。

综上,在对术语进行限定时,可以考虑将概念式定义示例式定义、以及附图式定义相结合的方式,以期获得易于理解且边界清楚的范围。

* 以上文字仅为促进讨论和交流,不构成法律意见或咨询建议。