【TiPLab医疗器械专利研究系列】Ethicon VS. Intuitive: 功能性限定的术语解释在器械案中的必要性
TiPLab 盖世小卷毛
2021-03-24

在功能性限定中,尤其在机械领域,通常被认为只要在说明书中提供对应功能性限定的具体实施手段应该就足够安全,但近期的一起判例告诉我们,也许仅关注实施手段是不够的。

前言

功能性限定是撰写中常用的术语命名方式,旨在借由技术效果的上位化描述来定义特征,以避免由于过于具体化地呈现下位化特征而缩限了保护范围。医疗器械作为机械结构的一种,功能性特征也尤为常见,这与机械原理中可通过不同部件的组合达到相同或相似的效果有关。

在美国专利法中,功能性限定即手段功能性限定(means-plus-function),相关规定体现在专利法第112条,简单来说,就是手段功能性限定的保护范围以所能实现的功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式为准,但说明书中必须体现具体的实现手段以使本领域技术人员能够“依葫芦画瓢”地实现该功能或效果,否则将以权利要求范围不明确为由判权利要求无效。在中国专利法中,审查指南对于功能性限定的规定也基本类似。

在ICT领域的案件中,我们已了解对于一些自定义名词的术语解释必要性。但在机械案中,采用功能性限定时撰写者常常更关注于说明书中对功能性限定的具体实现手段的披露,认为对于机械结构而言既然已经通过功能性限定描述了技术效果,那么在说明书中给出相应的实现手段后,本领域技术人员应当能够明确该功能性限定的保护范围。

那么,对于机械案是否有必要在除了披露功能性限定的具体实施方式之外再作出特定的术语解释?本文将结合近期的判例对此进行探讨。

案例

背景

皮肤缝合是现代医学中普遍采用的技术,但随着医疗器械领域的蓬勃发展,各种类型的皮肤缝合装置也应运而生,以能更快速缝合、便于操作、减少后遗症等为目标解决皮肤缝合问题。Ethicon作为医疗器械领域的巨头公司,在皮肤缝合领域也有所涉猎。

US 9,585,658(以下简称658专利) 是Ethicon的一项关于钉合系统的专利。该钉合系统包括具有旋转驱动构件的壳体、从壳体中伸出的加长轴、以及末端执行器,该末端执行器具有用以支撑钉仓的夹钳和可在打开位置和完全闭合位置之间旋转至该夹钳的砧座。末端执行器可包括第一夹钳和第二夹钳,第一夹钳内的驱动机构可横穿钉仓中的通道,并使钉仓内的缝钉变形以抵靠于第二夹钳中的砧座,钉仓内的缝钉驱动器通过发射驱动器推进。钉合系统还包括闭合凸轮和开启构件,其中,闭合凸轮与旋转驱动构件可操作地联接,以为砧座提供闭合动力,开启构件为砧座提供开启力。

658专利的附图1
658专利的附图1

砧座可操作地连接到扳机54,使得在触发扳机54时,砧座可旋转到闭合位置。具体地说,扳机54可与闭合驱动系统可操作地接合,闭合驱动系统可包括与扳机54可操作地接合的凸轮68,使得扳机54的第一致动带动凸轮68绕销70旋转,并沿基本线性的方向驱动闭合连杆72。

在砧座被置于其闭合位置后,扳机54即可被第二次致动,发射驱动器可以包括从扳机54延伸的扳机齿轮部分100、齿轮系102、齿轮托架130、以及旋转驱动轴106,从而当在扳机的第二致动中执行发射操作,使切割构件在末端执行器中前进(切割构件的前进用以在软组织的层已被缝合在一起之后切除软组织)。

658专利的附图4
658专利的附图4

658专利的权1

1.A stapling system, comprising:
a housing comprising a rotary drive member;
an elongate shaft extending from said housing, wherein said elongate shaft defines a longitudinal axis;
an end effector, comprising:
    a jaw configured to support a staple cartridge; and
    an anvil rotatable relative to said jaw between an open position and a fully-closed position, wherein said anvil comprises a cam surface;
a closure cam operably coupled with said rotary drive member, wherein said closure cam is configured to move longitudinally to engage said cam surface and transmit a closing motion to said anvil to move said anvil into said fully-closed position; and an opening member configured to move longitudinally to apply an opening force to said anvil at a location other than said cam surface to move said anvil into said open position.

诉讼

2017年,Ethicon用该658专利向Intuitive Surgical发起了专利诉讼,故Intuitive对658专利提起再审请求。

在诉讼过程中,双方的主要争议点在于:扳机是否包含于旋转驱动构件中。Ethicon认为旋转驱动构件不包括扳机及与扳机连接的各部件。但 PTAB认为Ethicon的主张不具说服力,指出658的说明书中并没有将扳机及与扳机连接的各部件排除在旋转驱动构件之外。因此PTAB将旋转驱动术语定义为 “通过旋转来驱动其他部件的部件” 。

Ethicon的在先专利US 6,981,628(以下简称628专利)公开了一种手术器械,可应用于内窥镜手术器械,用以调节末端执行器的定位,实现横向运动关节控制。在628专利中具有齿轮段,该齿轮段在枢转/旋转时可实现轭86的运动引起闭合套筒32向远侧运动,可被解释为响应于缝合系统的致动而旋转以驱动另一个部件的部件,即“旋转驱动构件”。因此,PTAB认为685专利的权利要求相对于628专利是显而易见的。

628专利的附图7
628专利的附图7

Ethicon则认为,其658说明书中公开了“旋转驱动器由扳机54旋转”,且该扳机在图示中也显示为与旋转驱动器分开的组件,因此应当理解为扳机为独立于旋转驱动构件的机构,但CAFC并不支持Ethicon的观点。

CAFC认为,首先“旋转驱动构件”在字面上并不排除其与扳机或和扳机成一体的部件。例如,在描述“旋转驱动构件”时,权利要求1仅要求旋转驱动构件处于“封闭”状态并与封闭凸轮“可操作地联接”。权利要求1的这种表述不会向普通技术人员传递“旋转驱动构件”与扳机为相互独立的结构。另外,说明书中的每个实施例都描述了一种特定的布置或结构(实施方式),某个实施例中的结构并不能直接证明扳机不包含于旋转驱动构件。因此,CAFC支持了PTAB关于685专利的权利要求相对于628专利是显而易见的观点。

思考

在创造性评价中,会对权利要求进行最大合理解释(Broadest Reasonable Interpretation Standard),即对权利要求的术语尽可能地作出宽泛的解释,只要这种解释与说明书的描述一致并且与本领域技术人员阅读专利文件之后能够得出的理解一致即可。

具体到本案,对于权利要求中记载的技术特征“旋转驱动构件”,如果没有明确限定其是否包括扳机及与扳机连接的各部件,则即使说明书的实施例中提供了扳机及与扳机连接的各部件独立于旋转驱动构件的示例,也不应当然受此限制。如果旋转驱动构件在包括扳机及与扳机连接的各部件时与其他描述不矛盾、同样能实现发明目的,就可以将权利要求中的旋转驱动构件解释为涵盖扳机及与扳机连接的各部件。

功能性限定是把双刃剑,虽然能够扩大保护范围,但同时依据最大合理解释也容易触碰到现有技术。撰写权利要求的过程是个多维思考的过程,在权利要求的有效性上,不仅要考虑到说明书支持的问题,还要考虑创造性问题。

因此,对于功能性限定,一方面需要在说明书中给出一或多个具体的实现手段,且实现手段的多样性能够提供更稳固的支持基础;另一方面,还要充分厘清与现有技术的边界,对产品的各功能模块/结构合理命名,在说明书中对功能性限定进行充分的术语解释,并在可能的情况下对功能性限定的范围也适当铺垫退守边界,当由于最大合理解释而囊括了现有技术时,能够留有退守余地而保全权利。

* 以上文字仅为促进讨论和交流,不构成法律意见或咨询建议。