IP-COM vs HTC案:浅析软件程序中的功能性特征的权利边界问题
TiPLab 三石君
2019-02-06

虽然我国与美国在专利法规上并不完全一致,但从该案的判决分析中我们仍有可借鉴之处。功能性限定的技术特征既能帮助专利权人争取有利的权利,又可能因界定范围不清使得权利人维持多年的权利轰然倒塌。

新审查指南针对功能性限定的修改

在2017年4月1日施行的新审查指南第二部分第九章关于软件专利的权利要求书的撰写部分中,将针对可执行软件程序的装置类型的权利要求书中所涉及的利用程序描述处理流程的程序模块传统硬件结构中为了获取大的保护范围而利用功能和目的来描述的功能模块进行了区分。

但这并不意味着权利要求书所描述的各模块应转换为可借助程序描述的指令流程。相反,新审查指南的相关部分仅纠正了一些老审查员、老代理人的错误认识。对于软件类的权利要求来说,很多时候为了便于人们更容易理解处理装置所执行的步骤,需要利用功能性描述来解释程序指令

中美司法对功能性限定的技术特征的处理方式

在2009年最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(法释【2009】第21号)中引入了功能性限定的概念。司法解释2009第4条规定:对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容

与中国的司法具有异曲同工之妙的,美国专利法中第112条第6款的规定:“An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.”。

换言之,权利要求中组合式的构件特征应当表为用于执行特定功能的装置或步骤,不需要为了支持而记述其结构、材料或动作,并且这种权利要求应当解释为覆盖了说明书中所描述的相应的结构、材料或作及其等同物。 上述两条司法解释均涉及所谓的功能性限定,它指的是以功能或者效果的方式来限定技术特征。根据这条规定,功能性限定的特征的保护范围被解释成说明书中的具体实施方式及其等同的实施方式。也就是说,功能性描述的技术特征在司法处置过程中,是根据说明书实施方式中所描述的各示例的集合来确定其权利边界的。

然而,当专利文本中未针对功能性限定的技术特征给予足够解释,权利要求的边界如何界定?

权利人遭遇到的维权尴尬

在IPCOM GMBH & CO.(以下简称IP-Com)诉HTC CORPORATION(以下简称HTC)的侵权案中,涉案专利US6879830 B1(Method for handover, mobile station for handover and base station for handover,以下简称830)就遭遇了这种情况。 该专利涉及在通用的移动通讯系统(Universal Mobile Telecommunications System,缩写UMTS)中解决移动电话在基站之间切换时随机接入无线信道(RACH)的强制切换问题。该专利文件的权利要求中主张了一种手机侧的移动台(A mobile station for use with a network……),其权利要求原文如下:

1.A mobile station for use with a network including a first base station and a second base station that achieves a handover from the first base station to the second base station by: storing link data for a link in a first base station, holding in reserve for the link resources of the first base station, and when the link is to be handed over to the second base station: initially maintaining a storage of the link data in the first base station, initially causing the resources of the first base station to remain held in reserve, and at a later timepoint determined by a fixed period of time predefined at a beginning of the handover, deleting the link data from the first base station and freeing up the resources of the first base station, the mobile station comprising: an arrangement for reactivating the link with the first base station if the handover is unsuccessful.

大致说来,该手机侧移动台执行以下步骤: a)保存有与第一基站的链接数据; b)维持第一基站的链接资源; c)保持链路数据在第一基站中的存储;最初导致第一基站的资源保持保留;在由切换开始时预定义的固定时间段确定的较晚的时间点,删除来自第一基站的链路数据并释放第一基站的资源;以及 d)如果切换不成功,则重新激活与第一基站的链路

根据HTC提供的对比文件1)美国数字蜂窝通信技术标准(GSM 04.08 version 6.1.1 Release 1997)和对比文件2)美国国家电信标准-个人接入通信系统空中接口标准(American National Standard for Telecommunications-Personal Access Communications System Air Interface Standard),涉案专利US6879830 B1与该两份对比文件的争议点集中在技术特征d)上,即:an arrangement for reactivating the link with the first base station if the handover is unsuccessful。

其中,按照CAFC法院的技术专家的解释,对比文件中描述了“手机发送频道请求(channel request)给第二基站,当反馈回拒绝消息时,手机向第一基站发送handover失败的消息,并恢复正常操作,就好像没有发生切换尝试一样”的技术手段。 IP-Com为了增加技术特征d)与该对比文件区别显著性,否认对比文件中“当反馈回拒绝消息时,手机向第一基站发送handover失败的消息,并恢复正常操作”属于实现技术特征d)中的“重新激活”功能的技术手段。这使得法院认定,技术特征d)中的“重新激活”功能性限定不能被用于涵盖最广泛的技术手段。IP-Com貌似看到了守住该权项的希望。 然而若对比文件中所提及的技术手段无法落入技术特征d)的范围,那么技术特征d)中 “重新激活”的权利边界应该如何界定?830案的说明书以及权利人IP-Com均无法给出支持自己结论的证据。由此,法院认定该权项所覆盖的边界是不清楚的。因此,830案中与之相关的权项全部以美国专利法第112条第6款被认定无效。

由撰写不严谨导致的难以弥补的缺陷

在该案的判决文件中,CAFC法院根据美国专利法第112条第6款指出了技术特征d)在撰写上的缺陷:针对权利要求符合功能性限定用词方式的技术特征,若在说明书中没有关于硬件或软件算法的技术实现,则将被视为得不到说明书支持。IP-Com维持了近20年的专利权利栽在了该专利文件中并未提供任何关于“重新激活”的技术手段上。 可以说,IP-Com的维权之路因为权利要求中包含了未予清晰界定范围的技术特征d),使得涉案专利830向左陷入缺乏创造性的困境,向右则陷入权利要求的保护范围不清楚的泥潭。

功能性限定的技术特征是一把双刃剑

虽然我国与美国在专利法规上并不完全一致,但从该案的判决分析中我们仍有可借鉴之处。功能性限定的技术特征既能帮助专利权人争取有利的权利,又可能因界定范围不清使得权利人维持多年的权利轰然倒塌。

因此,在软件类的专利文件的处理中,一方面,在使用功能性限定时需考虑所限定的功能具有唯一的、通用的、标准的界定,这有利于在维权时提供教科书式的证据。例如,使用标准协议中所提及的功能性描述,以借用行业标准中所提供的方案来对功能性限定进行解释。

另一方面,若所使用的功能性限定被扩大或缩小时,需在说明书中给予充分说明,以明确扩大或缩小的界限,由此来支持权项所主张的范围,避免功亏一篑。例如,借用对应用场景的描述来扩大或缩小方案实施的可能性。又如,对功能性限定的特征进行举例,以及通过对多个示例的总结来突出功能性限定的特征与现有特征的区别。 由此可见,在撰写权利要求时,需要认清功能性限定的技术特征,并对此进行充分的解释,而不能仅依据字面含义来显而易见的解释技术特征的实现方式,由此避免因撰写而带来的边界不清楚等问题。

* 以上文字仅为促进讨论和交流,不构成法律意见或咨询建议。