案件背景
Hetlioz是Vanda开发的用于治疗非24小时睡眠-觉醒障碍(Non-24),该疾病主要影响盲人患者,患者的昼夜节律无法自然同步于24小时明暗周期。2014年,FDA批准20 mg规格的Hetlioz。
2018年,Teva和Apotex分别递交20 mg tasimelteon仿制药ANDA,由此引发第一轮Hatch-Waxman诉讼,即“Tasimelteon I”。2022年12月,特拉华州地区法院认定Vanda当时主张的四项给药方法权利要求因显而易见而无效;2023年5月,联邦巡回上诉法院维持该结论。
第一轮诉讼审理期间,Vanda又获得US 11,285,129(“’129专利”)。2022年12月,在Teva和Apotex的ANDA获得FDA批准后,Vanda依据’129专利分别提起诉讼。此后,Vanda又获得US 11,918,556(“’556专利”),并于2024年12月追加提起诉讼。
Teva于2022年12月29日上市其仿制药,Apotex则于2024年1月上市其仿制药。
涉案专利
’129专利和’556专利均涉及给药方案,属于同一个专利家族,具有相同的说明书。
’129专利权利要求1要求先确定患者是否正在使用β肾上腺素能受体拮抗剂,即β受体阻滞剂:如果患者未使用,则在目标就寝时间前约0.5—1.5小时给予20 mg tasimelteon;如果患者正在使用,则指示患者停止β受体阻滞剂治疗,之后再按上述方式给予tasimelteon。
’556专利权利要求1针对正在使用β受体阻滞剂的昼夜节律或睡眠障碍患者,要求先停止β受体阻滞剂治疗,再于目标就寝时间前约0.5—1.5小时,每日给予20 mg tasimelteon;从而避免两种药物合用导致tasimelteon疗效下降。
仿制药标签
Teva和Apotex的tasimelteon标签与Vanda的Hetlioz标签在实质上相同。标签规定,tasimelteon用于治疗成年Non-24患者,推荐剂量为每天睡前一小时服用20 mg。
标签第7.3节涉及β受体阻滞剂,其内容为:
- β受体阻滞剂已被证明可通过特异性抑制β1肾上腺素能受体而减少褪黑素生成。夜间使用β受体阻滞剂可能降低tasimelteon的疗效。
法院特别指出,标签第7.1节和第7.2节对于强CYP1A2抑制剂和强CYP3A4诱导剂明确写明,应当“避免与tasimelteon联合使用”;但第7.3节则没有要求避免合用或停止使用β受体阻滞剂。标签的其他部分也没有提及β受体阻滞剂。
争议焦点
本案主要涉及两个问题:
- 诱导侵权:Teva和Apotex的标签是否积极鼓励医生停用β受体阻滞剂并给予tasimelteon,从而构成《美国专利法》第271(b)条规定的诱导侵权;
- 帮助侵权:tasimelteon仿制药是否不存在实质性非侵权用途,从而构成第271(c)条规定的帮助侵权;
判决主要观点
诱导侵权:标签没有积极鼓励医生停用β受体阻滞剂
根据《美国专利法》第271(b)条,证明诱导侵权包括三个要件:(1)第三方实施了直接侵权;(2)被告知道其所诱导的行为构成专利侵权;以及(3)被告采取了积极措施鼓励第三方实施直接侵权。
最高法院在Hikma案中明确,诱导行为可以是明示的,也可以是默示的,但无论采取何种形式,都必须对相关受众而言是“清楚的”和“肯定性的”。判断重点不是有关表述能否被医生理解为鼓励侵权,而是被告是否采取了旨在促成侵权结果的积极步骤。仅有模糊表述,再加上对医生可能如何行动的推测,不足以构成诱导侵权。(参见:《美国 skinny label 案尘埃落定》)
本案中,法院采用Hikma的规则认定Teva或Apotex的标签没有积极鼓励医生实施专利方法。因此,不构成第271(b)条规定的诱导侵权。
Vanda承认,其用于证明Teva和Apotex采取积极诱导行为的唯一证据是仿制药标签。涉案专利要求限定对于正在使用β受体阻滞剂的患者,应当先停止β受体阻滞剂,再给予tasimelteon;但仿制药标签仅指出:夜间使用β受体阻滞剂可能降低tasimelteon的疗效。
法院认为,这一表述只是说明潜在的药物相互作用,并没有指示医生停止β受体阻滞剂,也没有明确要求避免两种药物合用。尤其是,标签第7.1节和第7.2节对于强CYP1A2抑制剂和强CYP3A4诱导剂明确使用了“避免合用”的措辞,而涉及β受体阻滞剂的第7.3节没有作出同样指示。
Vanda主张,医生阅读标签后可能会推断出应当停用β受体阻滞剂。但法院指出,Hikma要求考察的不是医生可能如何理解标签,而是标签本身是否肯定、清楚地鼓励医生实施侵权步骤。医生可能根据疗效提示自行作出停药决定,但标签本身仍不构成促成停药的“积极步骤”。
Vanda还试图区分本案与Hikma,理由是Hikma涉及section viii标签 carve-out,而本案仿制药标签与原研药标签实质相同。法院驳回了该主张,指出Hikma有关积极诱导行为的分析并不限于skinny label案件。
帮助侵权:Vanda未能证明仿制药不存在实质性非侵权用途
根据《美国专利法》第271(c)条,如果被告销售或进口的产品构成专利发明的实质部分,专门制造或特别适用于实施专利方法,并且不具有实质性非侵权用途,可以构成帮助侵权。证明被诉产品不存在实质性非侵权用途的责任由专利权人承担。
帮助侵权主要围绕’129专利,Vanda主张,医生通常都会核查患者正在使用的药物;如果发现患者正在使用β受体阻滞剂,则会按照标签提示让患者停药。因此,tasimelteon的所有通常使用都会落入’129专利的权利要求范围,不存在实质性非侵权用途。
法院承认,现有间接证据或许能够支持部分医生已经或者将会实施涉案方法。但帮助侵权要求解决的问题并不是是否存在部分侵权使用,而是被诉产品是否不存在实质性非侵权用途。即使“大多数”使用可能构成侵权,现有证据也不足以证明所有通常使用均构成侵权。
法院还区分了Forest案,在Forest案中,被诉药品标签明确警告不得采用被告所主张的非侵权使用方式,并指出该使用方式可能造成危及生命的不良反应;而本案标签仅表示夜间使用β受体阻滞剂“可能降低”tasimelteon疗效,并未明确警告不得合用。因此,Forest案不能支持Vanda关于不存在实质性非侵权用途的主张。
Takeaway
标签中的具体措辞可能具有决定性影响。本案中,“夜间使用可能降低疗效”只是风险或疗效提示,医生可能根据药物相互作用信息自行决定停药,并不足以证明仿制药企业积极鼓励实施专利方法。如果标签明确写明“避免合用”、“停用β受体阻滞剂”或者“改用其他药物”,则诱导侵权分析可能出现不同结果。该案提示,在给药方案类专利撰写中,应当提前考虑专利权利要求限定的方法步骤和产品获批标签中相关描述的对应关系,才能真正“阻止”仿制药。
* 以上文字仅为促进讨论与交流,不构成法律意见或咨询建议。
