TiPLab - CAFC 维持 Paxlovid 相关专利因未要求到优先权而无效

2026年6月23日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在 Enanta v. Pfizer 案中认定，临时申请记载的“C2–C12”不能为后续专利中的“C1–C12”提供书面描述支持，因此涉案权利要求不能享有临时申请的优先权，并被期间公开的现有技术破坏新颖性。该案提示，最早优先权申请中的术语定义和数值范围应当准确一致，细微的记载错误也可能导致优先权丧失并影响专利有效性。

案件背景

Enanta 的美国专利 US 11,358,953 涉及抑制冠状病毒复制的化合物及方法，其中，代表性权利要求 1 保护式（VI-6a）所示化合物，其中 A 可以是任选取代的 C1–C8 烷基或任选取代的杂芳基。

该专利主张享有 2020 年 7 月 20 日递交的临时申请 63/054,048（‘048 临时申请）的优先权。该优先权和正式申请中均对术语“substituted” 进行了定义，所作定义基本相同，但有一处关键差别：临时申请列出 —NHC(O)—C2–C12-alkyl，而 ’953 专利列出 —NHC(O)—C1–C12- alkyl，即，正式申请中额外包含C1的烷基。

2021 年 4 月 6 日，Pfizer 公开一份介绍蛋白酶抑制剂 nirmatrelvir 的材料，该化合物后来作为 Paxlovid 中的活性成分。nirmatrelvir 的 A 基团带有 —NHC(O)—C1- alkyl group。

Enanta 称其于2021 年 7 月 9 日发现临时申请中的“C2”是笔误，并在后续申请中改为“C1”。

2022 年 6 月，Enanta 起诉 Pfizer，主张 Paxlovid 侵犯 ’953 专利；Pfizer 则主张涉案权利要求要求因与’048临时申请的定义不一致而要求不到优先权，且其此前公开的 nirmatrelvir 构成现有技术，使得涉案专利缺乏新颖性。地方法院支持 Pfizer 的简易判决动议，Enanta 随后上诉。

法律判断框架与争议焦点

CAFC采用书面描述标准审查，而未沿用地区法院关于“法院能否更正笔误”的分析方法。地区法院认为，临时申请中的“C2”不是其有权更正的明显笔误因此优先权不成立。CAFC指出，虽然地区法院没有采用书面描述标准，但其将适用该标准重新判决。

根据既有判例，35 U.S.C. § 112规定的书面描述要求同样适用于优先权判断。较早申请必须对后来主张的发明提供充分、具体的书面描述，使本领域技术人员能够明确认定，发明人在所主张的较早申请日已经掌握（in possession of）该发明。是否满足书面描述要求属于事实问题。

因此，本案的争议在于，’048 临时申请披露的“—NHC(O)—C2–C12-alkyl”，能否为 ’953 专利中披露的“—NHC(O)—C1-alkyl”提供书面描述支持，从而使涉案权利要求取得 2020 年的较早申请日？也就是说，“2”是否提供了对“1”的充分书面描述支持。

Enanta 并不否认：如果 ’953 专利不能取得早于该公开的申请日，Pfizer 对 nirmatrelvir 的披露将构成对 ’953 专利的现有技术。

判决主要观点

第一，临时申请列出的范围不包含 C1。

法院认为，C2 与 C1 就是不同的数值：’048 临时申请明确列出含C2 至 C12的烷基，没有列出含 C1 的相应烷基。因此，其不能向本领域技术人员表明，发明人在临时申请日已经拥有 —NHC(O)—C1-烷基，即，对于该取代基中的烷基，’048 临时申请不支持 ’953 专利。

第二，Enanta 的专家证言不足以形成真正的重大事实争议。

专家指出，临时申请在对术语“substituted”进行定义之前，对于术语“alkyl”进行了定义。其中，一处“C2–C12 alkyl”后面对应的文字却写成“1至12个碳”，此处化学基团中的数字与对应的文字描述中存在不一致，可能是因为数字中存在笔误，专家据此推论，“substituted”定义中的“C2–C12”也很可能是笔误。

法院认为，“alkyl”定义中可能存在的数字与文字不一致，不能证明“substituted”中特定的 —NHC(O)—C2–C12-alkyl记载同样写错。专家提出的其他理由，包括“substituted”的定义中还列有 C1–C12 烷基及其他带 C1 烷基的取代基，也没有改变该特定取代基仅写明 C2–C12 的事实。

法院还指出，临时申请对“substituted”的定义十分详细，列举了几十种具体化学基团，可以推定这些内容经过了审慎撰写。法院尊重申请人在临时申请中关于其发明内容的明确记载，但同样认为，申请人未予披露的内容不能被视为其已经发明的内容。

法院进一步用乙醇与甲醇作类比：对乙醇这种人们经常摄入的二碳醇的公开，能否为甲醇这种对人体具有高度毒性的一碳醇提供充分的书面描述支持。这个例子说明，对一种化合物的公开，或者在本案中对一个整数的公开，并不必然构成对另一种化合物或另一个整数的公开，即使二者在结构上十分接近。

最终，法院认定，’048 临时申请并未公开 —NHC(O)—C1-烷基，因此无法为 ’953 专利提供书面描述支持，’953 专利也不能享有 ’048 临时申请的优先权。据此，地区法院作出的，’953 专利的涉案权利要求因辉瑞此前公开 nirmatrelvir 而缺乏新颖性，是正确的。

Takeaway

该案表明，后续权利要求能否享有临时申请的优先权，取决于临时申请是否对相关技术特征提供了明确的书面描述支持。本案中，“C2–C12”与“C1–C12”仅相差一个数字，但临时申请并未公开C1取代基，因此后续专利不能享有临时申请的优先权日，并最终被期间公开的nirmatrelvir破坏新颖性。

这提示我们，在撰写优先权文本时，除了权利要求之外，也应当特别重视说明书中的术语定义及其数值范围的准确性及前后一致性，一个看似细微的记载错误，可能直接导致优先权丧失，进而影响专利有效性。

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