葡糖淀粉酶相关专利无效请求纠纷之(三)
说明书公开充分
TiPLab 磨杵君
2019-03-28

专利复审委员会近期对一系列“葡糖淀粉酶”相关专利的无效请求进行了口头审理,并做出了无效审查决定。上期我们讨论了关于氨基酸序列突变的权利要求得到说明书支持的衡量标准,本期我们将探讨判断生物医药领域说明书公开充分的问题。

不同于相对“直截了当”的机械领域,生物医药领域的技术方案以及其所对应的技术效果通常能够被预测的可能性较低,因此生物医药领域专利的“说明书公开充分”的问题也就显得比较突出。

换句话说,说明书把产品的制备过程、效果验证记载到一个什么样的程度才可以被认为“做出了清晰、完整的说明”,并且使所属技术领域的技术人员能够实现,是一个比较重要却常常引起纷争的问题。

专利复审委员会近期关于一个葡糖淀粉酶的专利的无效宣告请求审查决定(第38452号)就涉及了这一问题。该审查决定比较典型地反映了是否必须记载“原始试验数据”的问题。

案情简况

涉案专利名为“具有改变性质的葡糖淀粉酶变体”,专利号ZL 200780037776.9,申请日为2007年10月9日。

涉案专利权利要求1为:

1.改善亲本葡糖淀粉酶的比活和/或热稳定性的方法,所述亲本葡糖淀粉酶由SEQ ID NO:1、2或3的氨基酸序列组成,其中在所述亲本葡糖淀粉酶中引入I43F/R/D/Y/S取代。

争议焦点

涉案专利在说明书是否公开充分问题上的争议焦点,主要在于说明书中是否必须记载原始试验数据

无效请求人的理由

无效请求人认为,涉案专利的说明书没有提供原始数据和数据统计分析方法。例如,直接采用PI(即变体残留活性和亲本酶残留活性的比值)表征热稳定性,其中,将PI值大于1表示改善的稳定性。I43R变体的PI值为1.28,即表示该变体具备了改善的稳定性。

然而涉案专利的说明书记载,在所采用的热稳定性的测定条件下,亲本酶残留活性的离散度很大。无效请求人据此认为,本领域技术人员在没有原始数据和具体分析方法的基础上,无法获悉所记载的PI值是否具有很大的偶然性

也就是说,说明书公开的内容不足以使本领域技术人员确认I43R变体得到了热稳定性改善的技术效果

专利权人的理由

对于无效请求人的上述观点,专利权人至少列出了以下理由进行反驳:

1)涉案专利的说明书记载了获得变体的方法,也记载了用于测定引入权利要求1所述取代对热稳定性和比活产生影响的热稳定性测定实验和比活测定实验,并且明确给出了PI的定义。因此本领域技术人员可以明确,当PI大于1时,变体的残留活性大于亲本酶的残留活性,即大于1的PI直接证明了变体的热稳定性更高

2)关于无效请求人提及的亲本酶残留活性离散度大的问题,专利权人引用了反证4进行反驳。反证4是一本有关酶的教科书,其中记载上述的离散度大是酶领域实验中常见的系统误差,尽管其波动幅度会比较大但是并不影响同一实验内所得数据的相互比较

3)同时,专利权人还引用了反证5来证明通过设置同一批实验来进行实验内比较是酶领域实验的常规做法

综上,专利权人认为本领域技术人员能够根据涉案专利说明书的记载明确PI值大于1的变体I43R得到了提交热稳定性的技术效果

合议组意见

合议组认为,首先,涉案专利的说明书既记载了亲本葡糖淀粉酶的氨基酸序列、引入所述取代的方法、测定引入所述取代对亲本酶热稳定性或比活的实验方案,也记载了PI的定义,因此本领域技术人员可以通过PI值是否大于1来判断所述取代是否带来了相对于亲本酶改善的热稳定性或比活

其次,离散度较大属于实验的系统误差。一方面,专利权人在实施涉案专利记载的实验之前就充分考虑到了系统误差的问题,另一方面,系统误差在酶学领域(例如反证4)并不被认为是造成实验内数据没有意义的原因。

因此,在考虑上述理由的情况下,合议组认为即使涉案专利的说明书确实没有记载原始实验数据和对数据统计的分析方法,本领域技术人员仍能够确信,权利要求1所述的取代能够使亲本酶的热稳定性或比活得到提高。因此,合议组认为请求人关于说明书公开不充分的理由不成立

对于上述争议,合议组总结并明确,“当所属领域技术人员无法确定所述技术方案能够产生的效果时,通常需要说明书中记载实验数据以证实其效果,但说明书记载的实验数据并不要求必须是原始实验数据,只要所述数据能够使所属领域技术人员确信发明能够产生所述用途和/或效果即可”

对于合议组的上述观点,TiPLaber认为,判断实验数据公开是否充分的标准重点在于是否能够让本领域技术人员“确信”。为了使本领域技术人员确信,一般应使用本领域常规的实验方法(例如记载在教科书、权威综述上的实验方法),如果发明人使用了较为独特的实验方法,则对数据记载和实验步骤公开的要求更高,为了防患于未然,TiPLaber还是建议在申请文件中尽可能记载完整的实验步骤和原始数据

其他类似案例举例

无效宣告请求审查决定(第38461号决定)即涉及了这一问题,涉案专利名为“具有改变性质的葡糖淀粉酶变体”,专利号ZL 200880116695.2,申请日为2008年11月20日。

其权利要求1为:

1.在下述残基位置处包含三个氨基酸取代的葡糖淀粉酶变体,所述残基位置对应于SEQ ID NO:2的第417、430和563位,或亲本葡糖淀粉酶的等价位置,其中亲本葡糖淀粉酶的氨基酸序列为SEQ ID NO:1、2、3、5、6、7、8或9。

无效请求人认为:

涉案专利说明书对在SEQ ID NO:2的第417、430和563位处包含三个氨基酸取代的葡糖淀粉酶变体没有作出清楚、完整的说明(即没有给出仅具有这三个位点取代的变体的制备、鉴定和热稳定性或比活检测数据),因此本领域技术人员无法实现这样的技术方案。

专利权人则认为:

在取代明确的情况下,基于涉案说明书记载的内容和现有技术知识,本领域技术人员能够制备得到权利要求1所述的变体。并且能够通过实施例11-12中记载的其他突变组合的变体的热稳定性或比活数据,合理预期权利要求1所述变体具备改善的热稳定性和提高的比活。

对此,合议组认为:

在考虑里氏木霉葡糖淀粉酶的晶体结构的情况下,可以认为涉案专利说明书的整体数据显示单突变和多个不同方式的组合突变的绝大部分的变体都呈现出酶性能的改善,因此本领域技术人员能够合理预期权利要求1所述变体具备改善的热稳定性和提高的比活。

合议组认为涉案专利的说明书符合公开充分的要求,并且总结:“对于化学产品权利要求,如果所属技术领域的技术人员根据说明书公开的制备方法和条件能够制备得到该产品,并且根据说明书给出的效果数据以及结合现有技术知识能够确定该产品具有如说明书所述的技术效果,则说明书对于该产品的公开是充分的”

TiPLaber认为:

上述意见可以被理解为:如果本领域普通技术人员基于说明书公开的内容结合本领域知识,能够再现涉案专利的技术方案,并且达到预期的技术效果,就可以被认为满足了说明书公开充分的要求

总结

由上述两个案例可知,目前说明书公开充分的判断标准并没有那么“教条”,既没有要求必须记载原始试验数据和数据统计分析方法,也没有要求必须记载每个变体对应的制备实施例和效果实施例

然而,TiPLaber认为,这并不意味着复审委(CNIPA)对说明书公开充分的要求降低了,反而是使这条要求的判断尺度更为灵活了。说明书记载的数据的整体情况、本领域知识、本领域技术人员的合理预期都能够作为判断说明书公开充分的考虑因素。

在说明书的撰写过程中,既要保证说明书满足充分公开的“底线”,也要考虑事无巨细描述带来的潜在问题,同时还要避免未来可能的无效风险。这就需要专业人员在全面理解技术方案和掌握领域知识的情况下,进行平衡和取舍

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