EP2931897涉及一种用于治疗的 CRISPR-Cas9 组合物。早在2022年就已经被撤销,异议部门认为根据当时的判例EP2931897的优先权不成立,因此,现有技术影响其新颖性创造性而无效,随后专利权人提起上诉,认为异议部门在优先权认定上存在错误。
本案的争议焦点在于优先权是否成立,具体为:
Marraffini问题:在优先权中,发明人之一Marraffini所在的洛克菲勒大学,未出现在PCT申请人中,其是否同意递交PCT申请。
Harvard问题:优先权中,部分发明人所在的哈佛大学未出现在PCT申请人中,其是否同意递交PCT申请。
Marraffini问题
2023 年 10 月 10 日,扩大上诉委员会在合并案件 G 1/22 和 G 2/22 中明确了在判断优先权中引入可反驳推定(rebuttable presumption)。
G 1/22(理由 107 和 125)指出,当后续申请人与优先权申请人不完全一致时,则默认存在优先权转让的隐含(默示/非正式/默认)协议推定享有优先权,且“几乎在任何情况下”(“under almost any circumstances”)都适用此种推定(理由 99)。即使在在后申请递交之后才达成的优先权转让协议也是有效的(即,可追溯,理由 100 和 114)。
默示协议的推定是可以反驳的。要质疑默示协议,需要有证据证明该协议并未达成或存在根本缺陷(G 1/22,理由 110 和 126)。本案中不存在反驳这一推定的证据,相反,有在案证据支持这一推定。
Marraffini /洛克菲勒大学与张锋/博德研究所/MIT之间的发明人身份纠纷已于 2018 年经仲裁员裁定和解。根据 G 1/22,该仲裁和解至少包含或确认了一个追溯性的默示协议(nunc pro tunc)。因此,推定的优先权追溯至首次要求优先权的日期,即 2012 年 12 月 12 日(US 61/736527,P1)。
G 1/22 明确指出:“推定的优先权存在于要求优先权的那一天,并且对该推定的反驳也应当针对该日期”(理由 109)。由于具有追溯力,通过解决发明人身份争议达成的隐含转让协议适用于该日期,则推定的优先权也在该日期成立。
Harvard问题
在上诉中,专利权人提及,当时Cong、Hsu和Ran是在张锋博士指导下在博德研究所的实验室完成了发明。博德研究所不授予学位,而是与MIT和哈佛大学于2004年联合成立。
在递交PCT申请时,尚未确定哈佛大学是否有权拥有该发明,因此当时尚未向哈佛大学转让。而在PCT申请递交后,哈佛大学要求将权利转让给哈佛,并与发明人签署了转让协议。
上诉委员会认为,关于哈佛大学是否同意的问题,反对方并未提供任何证据证明实际优先权拥有者不允许后续申请人主张该优先权。
因此,上诉委员会根据 G 1/22 认为本案优先权主张是有效的,原异议决定被撤销,案件应发回异议部继续审理。
这意味着,该专利的可专利性目前还存在不确定性,使得欧洲CRISPR专利的局势更加复杂了些。如果在产品开发中使用CRISPR技术可能需要密切跟踪后续专利的审查结果并重新评估潜在的侵权风险和调整应对方案。 另外,G1/22 和 G2/22 显著改变了此前关于优先权认定的判例,使得基于优先权不成立提出异议变得更加困难。
* 以上文字仅为促进讨论与交流,不构成法律意见或咨询建议。