【TiPLab专利法重要条款研究系列】关于开放式限定的氨基酸修饰的探讨
TiPLab 子木
2020-08-21

专利法第26条第4款规定,权利要求应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。权利要求书中每一项权利要求所要求保护的技术方案,应当是本领域技术人员能够从说明书内容中得到或概括得出的技术方案,且不得超出说明书公开的范围。

通常情况下,开放式限定的氨基酸修饰包含了无数种难以穷尽的氨基酸修饰结构,基本上是无法从说明书的内容中直接得到支持。那么如何解决上述支持性的问题,我们通过几个复审的案例来进行探讨。

开放式限定与封闭式限定

以开放式限定氨基酸修饰的结构,是指用“包含”、“包括”、“含有”等用语来描述氨基酸修饰结构的组成。权利要求通过上述开放式表达方式来限定氨基酸修饰,实际上可以解释为该权利要求想要保护的氨基酸修饰除了可以具有权利要求中记载的结构,还可以在两端具有任意数量和种类的氨基酸残基。

例如,“包含A序列的氨基酸修饰”可以是指具有A序列的氨基酸修饰,也可以是指与任意组成的X、Y氨基酸残基连接而成的X+A或A+Y或X+A+Y的氨基酸修饰。

而与此相对应的,使用“由……组成”、“是”、“为”等封闭式限定的氨基酸修饰,则只包含权利要求中记载的氨基酸修饰结构。

例如,“由A序列组成的氨基酸修饰”只表示具有A序列的氨基酸修饰。

开放式限定的氨基酸修饰通常是难以穷举的,即难以在说明书的内容中逐一记载这些具有不特定氨基酸残基的氨基酸修饰,更难以通过试验验证这些氨基酸修饰是否不影响蛋白分子整体的稳定性或活性、是否都具有相近的修饰效果。基于以上原因,权利要求通过开放式限定的氨基酸修饰通常难以克服得不到说明书支持的缺陷,而无法被授权。

下面我们以几个复审的案例,来探讨一下如何克服开放式限定的氨基酸修饰带来的支持性方面的缺陷。

复审案件分析

案件一 修改为直接由说明书内容得到的封闭式限定

复审(案件编号1F235175)涉及发明名称为“环化变构TRAIL/APO2L及其编码基因与应用”的申请,驳回决定所针对的权利要求1如下:“1. 一种TRAIL的环化变构体的融合蛋白,其为:包含TRAIL环化变构体和在所述TRAIL环化变构体N端和/或C端的寡肽的TRAIL的环化变构体的融合蛋白,所述寡肽包含由3-10个组氨酸残基构成的重复序列,所述TRAIL环化变构体从N端到C端依次为:{略去}。”

我们可以看到复审请求人想要保护一种具有寡肽修饰(相当于氨基酸修饰)的TRAIL环化变构体(NCPT),并且通过开放式的“包含”来限定权利要求1中该寡肽修饰的结构。

而在说明书的内容中,复审请求人只提供了9种特定寡肽修饰的NCPT具有活性显著提高的效果,具体而言,实施例中的9种寡肽修饰是添加了特定Met-Gly残基的组氨酸重复序列。

因此无法通过说明书记载的内容证明任意一种添加了氨基酸残基的寡肽修饰都能够显著增强NCPT的活性效果。因此,该权利要求1具有支持性方面的缺陷。

复审请求人在复审阶段最终修改权利要求1如下:“1.一种TRAIL的环化变构体的融合蛋白,其为:由TRAIL环化变构体和在所述TRAIL环化变构体N端和/或C端的寡肽组成的TRAIL的环化变构体的融合蛋白,所述寡肽由3-10个组氨酸残基构成的重复序列组成或由Met-Gly氨基酸序列和由3-10个组氨酸残基构成的重复序列组成,所述TRAIL环化变构体从N端到C端依次为:{略去}。”

复审请求人修改之后的权利要求采用“由……组成”的封闭式限定的表达方式,描述了寡肽修饰应具有的具体结构Met-Gly-Hisn,该具体结构可以从说明书记载的9种寡肽修饰得出,因此克服了权利要求得不到说明书支持的缺陷。

案件二 修改为由说明书内容概括得出的封闭式限定

复审(案件编号1F220505)涉及发明名称为“免疫调节剂及其用途”的申请,驳回决定所针对的权利要求1如下:“1. 一种药剂或包含所述药剂的组合物在制备用于{略去}的药物中的用途,其中所述药剂选自: (i)一种分离的蛋白质性分子,其由如下氨基酸序列组成: Z1YLAKDNLGEKITEVITILLNRLTDRLEZ2其中: Z1是包含约1个至约50个氨基酸残基的蛋白质性部分的至少一种并包含N末端AMA序列;且 Z2是包含约1个至约50个氨基酸残基的蛋白质性部分并包含C末端KYAG序列;(ii){略去}(iii){略去}。”

复审请求人想要保护一种大致如Z1+YE+Z2结构的蠕虫防御分子(HDM)蛋白质变体,其中的Z1、Z2属于两端的氨基酸修饰。复审申请人并不想仅仅保护AMA序列和KYAG序列的具体氨基酸修饰结构,因此采用“包含”的开放式表达方式来限定两端氨基酸修饰的Z1、Z2结构,以希望能够扩大保护范围。

在说明书的内容中,复审申请人证明了AMA序列和KYAG序列因为具有特定的疏水性氨基酸的排列顺序,可以形成两亲性螺旋结构的特定构象,所以该氨基酸修饰能够维持HDM相关蛋白结合脂多糖的能力。

但是复审请求人没有证明在包含AMA序列或KYAG序列以外再具有额外氨基酸残基的氨基酸修饰是否能够同样维持HDM相关蛋白结合脂多糖的能力,因此,该权利要求1不能克服支持性方面的缺陷。

复审请求人在复审阶段最终修改权利要求1如下:“1.一种药剂或包含所述药剂的组合物在制备用于{略去}的药物中的用途,其中所述药剂选自:(i)一种分离的蛋白质性分子,其由如下氨基酸序列组成:Z1YLAKDNLGEKITEVITILLNRLTDRLEZ2其中:Z1为由式III表示的氨基酸序列:(具体内容略去,该III序列大致表示为小氨基酸+疏水氨基酸+小氨基酸);且Z^2是由式IV表示的氨基酸序列:(具体内容略去,该IV序列大致表示为碱性氨基酸+疏水氨基酸+小氨基酸+小氨基酸)(ii){略去}(iii){略去}。”

复审请求人通过采用“为”、“是”的封闭式限定的表达方式,描述了氨基酸修饰应具有的具体结构式III或式IV。由于说明书记载了AMA序列和KYAG序列可以形成两亲性螺旋结构的特定构象,且本领域技术人员可以知道式III和式IV与AMA序列和KYAG序列属于结构和性质相似的氨基酸组合,可以预期式III和式IV也能形成两亲性螺旋结构的特定构象。因此,从说明书的内容可以概括得出修改后权利要求1要保护的技术方案,也即权利要求支持性方面的缺陷得到了克服。

结语

通过采用封闭式限定氨基酸修饰来替换开放式限定的修改方式,是克服权利要求得不到说明书支持的有效方式,然而封闭式限定也不可避免地会造成权利要求范围的明显缩减。

为了在封闭式限定的描述方式下也能尽可能地扩大权利要求范围,需要在专利申请时采取一定的撰写策略:

一方面可以采用案件一的策略,通过在说明书原始记载内容中多提供实施例和数据,来支持尽可能大的权利要求范围;

另一方面可以采用案件二的策略,通过分析具有特定的结构和实现近似的效果需要具体哪些特定结构和特定性质的氨基酸排列方式,以此为基础来进行针对氨基酸修饰结构的合理上位概括,并记载在申请时的说明书原始记载内容中。

*以上文字仅为促进讨论与交流,不构成法律意见或咨询建议。