Xencor美国Jepson权利要求CAFC维持驳回
TiPLab 木桃
2025-07-04

该案涉及Xencor的一件US专利申请US16/803,690,Board认为权利要求中的前序部分,包括Jepson权利要求的前序部分具有限定作用,应当满足书面描述(written description)要求,而Xencor的相关权利要求因缺乏充分的书面描述而不具备专利性,因此驳回了该申请。Xencor提起上诉,CAFC于2025年3月维持原判。之后Xencor请求法院复审,USPTO于6月中旬告知法院无需复审,6月30日,法院表示将不会重新审理该案件。

CAFC认为,Jepson权利要求的限定性前序部分(limiting preamble)应当满足书面描述要求,且具体要求会根据本领域技术人员的水平而有所不同。 此外,CAFC还认为,有实质性证据支持Board的认定,即 Xencor 未能为其 Jepson 权利要求,以及另一个方法权利要求的限定性前序部分,提供充分的书面描述。

该判决意味着,至少在抗体领域,Jepson权利要求难以行得通,特别是在治疗方法权利要求中,泛泛限定治疗疾病而不限定具体疾病类型难以满足书面描述要求

上诉涉及两项权利要求,即权利要求 8(Jepson 权利要求)和权利要求 9(方法权利要求)。法院首先讨论方法权利要求,再讨论Jepson权利要求。

权利要求9(方法权利要求)

权利要求9的前序部分为标黄部分,Xencor 认为该权利要求前序部分的“施用(administering)”具有限定性,但“治疗患者(treating a patient)”不具有限定性

观点1: 前序部分的“治疗患者”具有限制性

CAFC同意Board的观点,基于:

观点2:“治疗患者”不满足书面描述要求

根据说明书内容,申请人未能证明其拥有(possession)一种使用5G1.1及其等同物治疗患者的方法

权利要求8(Jepson权利要求)

Jepson权利要求的具有特定的格式,包括前序部分(已知现有技术特征) + 过渡短语(“wherein the improvement comprises”) + 改进部分

结合权利要求8的内容,权利要求可以拆解为三个部分:

观点1:Jepson 式权利要求需要满足书面描述

法院认为,1)Jepson 式权利要求的前序部分不仅定义了发明的技术背景,也界定了其保护范围。2) 虽然其前序部分是现有技术,但所要求保护的发明是前序部分与其改进部分的组合。

即,Jepson权利要求的前序部分属于发明内容的一部分,因此发明人必须提供足够的书面说明,以表明其拥有对现有技术的改进部分(possession of the claimed improvement to what was known in the prior art)

Xencor 辩称无需对现有技术部分提供书面描述。对此,CAFC解释到,专利权人不能仅通过声称某项内容是现有技术,就利用 Jepson 权利要求的形式规避其拥有该发明的要求。例如,专利权人不能在 Jepson 权利要求的前序部分中写道“时间机器是本领域公知技术”,却未对时间机器进行充分描述以表明其拥有这样一台时间机器。采用Xencor的观点将可能使得专利制度得以滥用。

观点2:权利要求8的前序部分不满足书面描述要求

在观点1的基础上,基于以下事实CAFC认为大量证据支持Board的观点:

* 以上文字仅为促进讨论与交流,不构成法律意见或咨询建议。