案件背景
‘039专利由Seagen于2019年递交,是US10/983,340专利(于2004年11月递交,称之为“2004年申请”)的继续申请,享有2004年申请的优先权。
‘039的权利要求1保护一种ADC,限定了ADC的结构通式。其中两个特征限定与本案争议焦点有关:
连接子部分的“—Ww—”单元:为仅含甘氨酸G或苯丙氨酸F(Gly/Phe-only)的四肽。考虑到F有两种立体构型,共涵盖81 种(3^4)不同的四肽(subgenus)。2004 年申请并未明确披露仅 Gly/Phe 的四肽。
D:是药物部分且药物部分在患者体内被切割。
2011年11月,第一三共发明了Enhertu(DS-8201),包含GGFG四肽连接子,并于2015年12月公开。
2020年10月,在‘039专利授权后不久,Seagen就在地区法院对第一三共提起侵权诉讼,并将其合作者阿斯利康作为共同被告。
作为反击,2020年12月,第一三共和阿斯利康向PTAB提出PGR无效请求。2024年2月PTAB认定 ‘039专利无效,Seagen随后上诉至CAFC,作为本案的关联案件,CAFC在另一项裁决中将其视为无实际争议而予以驳回。
从案件发展的时间线和专利文件内容上看,‘039专利可能是为了特意覆盖 Enhertu而递交的。当然,如果其优先权日早于 Enhertu 公开日,这种做法是允许的。

主要争议点在于:2004 年申请是否为仅含G/F四肽的 Ww 肽单元提供了充分的书面描述(written description),使得 ‘039 专利享有 2004 年 11 月的优先权日。如果没有,则Enhertu的公开会影响 ‘039专利的新颖性从而使其无效。
另一个争议点在于:‘039专利中对药物部分的限定是否满足可实施性要求(enablement)。
CAFC认为,2004年申请没有为Gly/Phe四肽提供足够的书面描述支持,因此认为所有的权利要求均无效。
CAFC观点:‘039专利不满足书面描述要求
CAFC认为,说明书中仅公开一个宽泛的范围而无更多披露,难以满足对其中特定种类的书面描述要求。参考In re Ruschig案,权利要求仅涉及一个具体化合物,而说明书披露了约 50 万个可能化合物的范围,法院认为其需要具有合理具体的支持性公开才能证明发明人确实拥有该具体化合物。
在本案中,无争议的事实是2004 年申请广泛公开了数量巨大的肽单元—其中仅四肽就有超过 4700 万种可能。虽然权利要求的 81 种 Gly/Phe四肽被包含在这 4700 万种可能中,但根据 Ruschig 案,这种公开不能构成对该 81 个亚属的“合理具体的支持”。
- 2004 年申请中对Ww 肽单元的结构进行了宽泛概述,其中肽单元 Ww 中氨基酸的数目可从 2 至 12 个不等,氨基酸种类有39种可能,再考虑氨基酸的不同构型,每个W单元共有83种选择。以四肽为例,2004 年申请中涵盖了超过 4700 万种不同的四肽单元(即 83^4)。
CAFC还区分了本案与In re Driscoll案的区别,在Driscoll案中,优先权申请的说明书披露了14种化合物结构,而权利要求保护其中一种结构,法院认为权利要求中的种类从说明书中是清晰可辨的(clearly discernible),因此其满足书面描述要求。而在本案中,2004 年申请的说明书中涵盖的肽单元数量巨大,且并未提及权利要求涵盖的 81 种 Gly/Phe-only 四肽,因此,并非清晰可辨的。
‘039专利的发明人承认在 2004 年申请优先权日时从未构想过仅含 Gly/Phe 四肽的 ADC,这些证词进一步支持其在 2004 年时并不拥有(possess)仅含 Gly/Phe 四肽的亚属:
Senter 博士承认,在2005年公开的 Enhertu 中才首次看到仅含 G/F 四肽的ADC。
Doronina 博士也承认,其在039 专利在2019 年递交时的权利要求中首次看到限制为 Gly 和 Phe 的四肽连接子。
另外,Seagen争辩,2004年申请会引导本领域技术人员的获得仅含 Gly/Phe四肽的亚属。
在这里,CAFC又引用了“森林与树”的类比来进行分析,并认为申请文件中并没有提供足够的路标能引导本领域技术人员达到权利要求中保护的81个四肽。
- Seagen的证人Carolyn Bertozzi博士认为,基于2004年申请公开的四肽GFLG和若干第2位是F的三肽,本领域技术人员会理解第2位的F也可能用来替换第三位的L。而这恰恰承认了2004 年申请的发明人并未拥有(possess)GFFG。
因此,‘039 专利不能主张 2004 年申请的优先权,2015 年 12 月公开的 Enhertu (其满足权利要求 1 的所有限定)影响了‘039专利的新颖性从而使其无效。
CAFC观点:‘039专利也不满足可实施性要求
CAFC认为,参考Amgen v. Sanofi案,要满足可实施性要求,专利说明书必须教导本领域技术人员如何在不进行过度试验(without undue experimentation)的情况下制造和使用权利要求的完整范围。
在本案中,’039 专利涵盖了含有任何药物部分且具有体内可切割功能的 ADC,但说明书并未公开所有功能性药物部分共同具有的特征:
- 双方均承认 ADC 领域高度不可预测,本领域技术人员必须通过实验(assay)来确定是否满足该功能。
与 Amgen 类似,本案中,本领域技术人员只能依靠广泛的试错实验去确认权利要求范围内的 ADC 是否具备功能。即,说明书未提供使技术人员无需过度试验就可实施的技术教导,不符合可实施性要求。
结合最近CAFC的判例,能看出对于书面描述和可实施性的要求不断提高,可能需要更多有代表性的支持性实施例才能满足宽泛的权利要求范围,以及如果想要针对竞争对手后来出现的产品设计权利要求的难度也在提高。
* 以上文字仅为促进讨论与交流,不构成法律意见或咨询建议。
