案件背景

2004 年 7 月，Genentech与Biogen签署了一份专利许可协议。根据该协议，Genentech 授予 Biogen其美国专利US 6,331,415 （即 “Cabilly 专利”）的非独占许可。

Cabilly 专利涉及一种用于制造治疗性抗体的工艺，于2018年12月18日到期。Genentech 与 City of Hope 共同拥有该专利。

Biogen 可以使用 Cabilly 工艺生产 Tysabri 的活性成分natalizumab（即“许可产品”），natalizumab是一种靶向α4 整合素的抗体，用于治疗多发性硬化症和克罗恩病。作为交换，Biogen需向Genentech支付Tysabri在美国净销售额的4.5%和在其他地区净销售额的3.5%作为特许权使用费。

2019 年 3 月 1 日，Biogen 向 Genentech 支付了最后一笔特许权使用费，基于 Tysabri 在 2018 年第四季度截至2018年12月18日期间的销售额，但未就2018年12月18日前制造但在该日期之后销售的 Tysabri 向 Genentech 支付特许权使用费。

2023年2月，Genentech 提起诉讼要求 Biogen 支付该部分特许权使用费。Genentech声称生产和销售治疗性抗体的生物制药公司通常会储备至少几个季度的产品。Biogen在2019年及之后销售的Tysabri中的大部分或全部natalizumab均在Cabilly专利到期前在美国生产或进口，因此属于“许可产品”，而未支付使用费违反了许可协议。

而 Biogen 则反驳称，协议并未规定所谓的“tail royalties”（即，对专利到期前生产但在专利到期后销售的产品支付的专利使用费），因此其支付使用费的义务在2018年12月18日专利到期时已经终止。

2025 年 7 月，法院宣布陪审团审判无效后，双方将案件提交法院裁决。

法院认定Genentech 胜诉

法院审查了相关协议条款，并认为双方所主张的解释均具有合理性。本协议第3.03条的特许权使用费条款并无时间限制，并未规定 Biogen 的支付义务仅限于“本协议有效期内每年的每个季度”。

法院进一步根据外部证据，包括双方的谈判历史、Biogen在协议生效后的行为和当时的行业惯例与实践来协助解释协议条款。

首先，在谈判过程中，双方围绕7.01条和7.05条的修改过程，最终法院认定谈判记录的证据支持 Genentech 的解释：

• 第 7.01 条的文字可以很容易地被理解为：如果在专利有效期内使用 Cabilly 工艺生产了 Tysabri，Biogen 即有义务支付特许权使用费；但若在专利到期之后生产的 Tysabri，则不再产生特许权使用费义务。

• 双方对第 7.05 条的修改进一步支持了 Genentech 的解释。虽然协议的字面表述并未将第 7.05 条限定于提前终止情形，但 Genentech 对该条款的修改仅在于澄清 Biogen 仍须就终止后 90 天内销售的许可产品支付特许权使用费，并不能说明 Genentech 有意放弃tail royalties。

其次，Biogen 在协议签署后的实际行为，也构成有力证据证明 Biogen 依据该协议负有就涉案产品支付特许权使用费的义务：

• Genentech 提交的证据显示Biogen 在 Cabilly 专利到期前的数年间编制了三份特许权使用费义务的预测报告，表明 Biogen 认为协议要求其就 Tysabri 的销售支付tail royalties，支付期最晚可延续至 2022 年。

最后，法院认为，行业惯例与交易习惯的证据进一步强化了Biogen 依据该协议负有支付tail royalties的义务：

• Genentech的一位谈判代表提供证词说明，在 2004 年，专利许可协议通常要求对在专利到期后出售的库存产品继续支付特许权使用费。任何例外情形通常都必须在协议中以非常明确的文字表达，但 Biogen 从未在协议草案中提出此类条款。

* 以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。